9. Cessioni e licenze

Quando A abbia registrato come marchio il titolo di un film, e successivamente A e B stipulino con C una donazione avente per contenuto una licenza del marchio ora detto e per forma quella verbale (e dunque non la forma dell’atto pubblico previsto dall’art. 782 c.c.), C è carente di legittimazione attiva ad agire contro D per contraffazione del marchio: e d’altro canto non può acquistare in base alla regola dell’art. 783 c.c. che non richiede la forma notarile per la donazione di modico valore, quando il marchio era economicamente così rilevante da contraddistinguere tutta la produzione musicale fonografica dei due donatari, e non ricorre l’elemento della tradizione della cosa donata richiesta dall’art. 783 c.c., non essendosi la denominazione materializzata in una cosa concreta (App. Roma, Sezione IP, 5 febbraio 2007, Pres. Fancelli, M.R. c. A., D.P. s.r.l., D.R., Aida 2009, Repertorio IV.9).

Cessati gli effetti del contratto di concessione d’uso di un metodo protetto dal diritto d’autore e dei relativi marchi, diviene illegittima ogni utilizzazione dei medesimi da parte del concessionario, ivi compresa la loro utilizzazione come denominazione sociale (Trib. Roma, 4 giugno 2004, G.D. Muscolo, The Shenker Method s.r.l. c. The Schenker Institute of English s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.9).

L’uso di un marchio (nella specie: registrato dalla società calcistica Internazionale FC) effettuato da un’impresa licenziataria sotto il costante controllo del titolare di esso per il mantenimento dello standard qualitativo evita il verificarsi della decadenza del marchio per mancato utilizzo dello stesso (Trib. Novara, 24 giugno 1996, Pres. BARELLI INNOCENTI, Est. MACCARRONE, Inter F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.9).

Un collegio arbitrale rituale può conoscere della domanda di dichiarazione di nullità di un marchio registrato relativo alla testata di un periodico: in un’ipotesi in cui a) il titolare del marchio lo ha già ceduto all’altra parte, b) questa si è obbligata a pagare al cedente un corrispettivo per la sola ipotesi in cui il marchio non venga dichiarato nullo dagli arbitri, e c) questi debbano pronunciarsi sulla nullità del marchio e determinare se del caso il corrispettivo (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/1).

Il contratto tra un’emittente ed un conduttore televisivo, con il quale quest’ultimo cede alla prima ogni proprio diritto relativo allo spettacolo televisivo da lui ideato e condotto, non può avere l’effetto dì trasferire in maniera permanente ed esclusiva in favore dell’emittente il diritto di utilizzazione di un titolo (nella specie « Fausto Terenzi Show ») che risulta semplicemente formato dal nome dell’ideatore e conduttore, che appartiene a costui come parte irrinunciabile della sua personalità non solo civile ma anche professionale (Pret. Milano, ordinanza 20 giugno 1991, Aida 1992, 49/1).