3. Marchi registrati

La semplice registrazione di un nome a dominio non rientra nella nozione di pubblicità accolta dall’art. 2 par.1 dir. 84/450 e successivamente dall’art. 2 lett. a) dir. 06/114; rientra invece in tale nozione l’utilizzazione di un nome a dominio per identificare un sito internet, e ciò nonostante la previsione dell’art. 2 lett. f) dir. 2000/31 (Corte giustizia UE 11 luglio 2013, in causa C-657/11, Aida 2014, 1581/1).

I marchi registrati Buddha Bar e Buddha del mar sono proteggibili per attività di bar, ristorazione e discoteca (Trib. Roma, Sezione IP, 10 maggio 2010, Pres. Marvasi,  Est. Cruciani, George V Records EURL, George V Entertainment SA già George V Restauration SA c. Edo s.r.l., Aida 2012, Repertorio IV.3).

Ai sensi dell’art. 6 cpi se un diritto di proprietà industriale (nella specie un marchio italiano registrato per manifestazioni culturali) appartiene a più soggetti le facoltà relative sono regolate dall’indisposizione del codice civile riguardanti la comunione e le relative azioni possono essere esperite dai singoli contitolari senza che sia necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione (Trib. Torino, Sezione IP, 2 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Carlo Maria Panella, Associazione Culturale Tabula c. Comune di Alba, Associazione Parco Culturale Langhe, Monferrato e Roero, ACA Associazione commercianti Albesi, Aida 2012, Repertorio IV.3).

L’uso del nome di un complesso musicale registrato come marchio in comunione fra i componenti del complesso deve essere unitario e coordinato, mentre non può avvenire indipendentemente da parte di ciascun contitolare, cui questo uso può anzi essere inibito (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 18 febbraio 2010, Giud. Spaccasassi, Giuseppe dei Rossi, Michele Bon, Trentini Fabio c. Aldo Tagliapietra, Aida 2011, Repertorio IV.3).

Nel sistema del c.p.i. diritto della concorrenza e diritti di proprietà industriale non rispondono a interessi diversi e antagonisti, ma vanno riconosciuti come omogenei, il che impone una lettura pro-concorrenziale delle norme sulle privative (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Pres. Lipani, Est. Casaburi, Salernitana Sport c. Salernitana Calcio 1919, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Aida 2007, Repertorio IV.3)

La denominazione “Salernitana Sport” di una società cui fa capo una squadra di calcio della città di Salerno esprime in modo diretto, senza alcuna elaborazione creativa, lo strettissimo legame tra la società, la squadra e la città ed è quindi un segno distintivo debole, come tale non confondibile con la denominazione “Salernitana Calcio 1919”, adottata da un’altra società titolare di altra squadra di calcio della medesima città (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Pres. Lipani, Est. Casaburi, Salernitana Sport c. Salernitana Calcio 1919, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Aida 2007, Repertorio IV.3)

Il diritto su un’opera dell’ingegno registrabile come marchio (nella specie: destinato ad essere utilizzato come testata di una rivista) nasce al momento della creazione dell’opera e non quando si perfeziona l’iscrizione del segno nel registro della stampa (Trib. Cosenza, ordinanza 14 gennaio 2003, Aida 2003, 936/1).

Il domain name può svolgere tanto la funzione di mero indirizzo o numero di telefono individuativo di un determinato hardware della rete Internet, quanto in alcuni casi, ed in relazione al contenuto ed alla configurazione del sito, la funzione di marchio di impresa assoggettato alla disciplina della legge marchi (Trib. Modena, ordinanza 29 luglio 2000, Aida 2001, 777/1).

 

3.1 oggetto e requisiti di validità

Il marchio composto da un cognome privo di aderenza concettuale con i servizi contrassegnati è forte ed impedisce l’uso per servizi dello stesso tipo di un segno che si differenzi da esso soltanto per l’aggiunta di un prenome (nella specie trattavasi dei marchi «Orfei» e rispettivamente del segno «Viviana Orfei» utilizzati per spettacoli circensi) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 14 aprile 2010, G.D. Vitrò, Ravagnani Sebastiano c. Viviana Orfei, Circo Euro 2000 di Montico Giorgio, Circo Nazionale Italia Alex Hamar di Coda Prin Pietro, Circo Ariz di Carbonari Claudio, Aida 2011, Repertorio IV.3.1).

L’uso del proprio nome in funzione distintiva e non meramente descrittiva della titolarità dell’impresa contrasta con i principi della correttezza professionale ed è come tale idoneo a produrre confusione con il marchio patronimico altrui nonché un rischio di associazione con l’impresa intestataria della registrazione (nella specie l’uso del nome «Viviana Orfei» per pubblicizzare spettacoli circensi è stato ritenuto illecito a fronte dell’altrui registrazione del marchio «Orfei» per servizi dello stesso genere) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 14 aprile 2010, G.D. Vitrò, Ravagnani Sebastiano c. Viviana Orfei, Circo Euro 2000 di Montico Giorgio, Circo Nazionale Italia Alex Hamar di Coda Prin Pietro, Circo Ariz di Carbonari Claudio, Aida 2011, Repertorio IV.3.1).

Possiede valenza distintiva ed è tutelato dall’art. 2598 n. 1 ogni domain name che non si sostanzi nella mera descrizione di un’attività svolta (Trib. Vicenza, 16 dicembre 2010, Giud. Colasanto, Bit Studio s.a.s. c. Informatica Vicentina s.p.a., Aida 2011, Repertorio IV.3.1).

La presentazione di una domanda intesa alla registrazione di un domain name è priva di rilevanza in ordine all’anteriorità del segno distintivo, che si determina esclusivamente attraverso il riferimento alla data di esecuzione della registrazione (Trib. Vicenza, 16 dicembre 2010, Giud. Colasanto, Bit Studio s.a.s. c. Informatica Vicentina s.p.a., Aida 2011, Repertorio IV.3.1).

Possono costituire validi marchi anche le denominazioni generiche o le indicazioni descrittive di una cosa o di un fenomeno quando vengano utilizzate in senso arbitrario o fantastico senza alcuna aderenza concettuale con i prodotti o i servizi che sono destinati a contraddistinguere (nella specie è stato ritenuto distintivo ed anzi forte in abbinamento a prodotti di profumeria e cosmetica il termine «burlesque», che nel suo significato originario designa un fenomeno letterario e di costume nonché uno spettacolo imperniato su scene comiche a sfondo erotico) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 27 dicembre 2010, Aida 2011, 1446/1).

Anche i termini in sé generici possono acquisire capacità distintiva in ragione della loro combinazione e dell’originalità dell’impiego di essi (nella specie è stata giudicata correttamente motivata la decisione impugnata secondo l’espressione “100 pagine 1000 lire” validamente tutelabile come segno distintivo di una collana di pubblicazioni”). (Cass. Sez. I 24 settembre 2008 n. 24036, Pres. Vitrone, Est. Tavassi, P.M. Apici, La Stella c. Newton Compton Editori, Aida 2010, Repertorio IV.3.1).

Non contrasta col principio generale della libera appropriabilità delle idee la possibilità di tutelare come segno distintivo la specifica trasposizione di un’idea in un messaggio incisivo e caratterizzante tale da tradursi nella denominazione identificativa di una collana di pubblicazioni. (Cass. Sez. I 24 settembre 2008 n. 24036, Pres. Vitrone, Est. Tavassi, P.M. Apici, La Stella c. Newton Compton Editori, Aida 2010, Repertorio IV.3.1).

La registrazione di un marchio confondibile con un segno anteriore usato di fatto con notorietà non puramente locale da parte di un soggetto non autorizzato dal titolare del segno di fatto anteriore deve ritenersi effettuata da soggetto non avente diritto e comunque effettuata in malafede (nella specie: si trattava di marchi per fisarmoniche). ((Trib. Ancona, 14 ottobre 2008, Pres. Mogetta, Est. Betti, Gabbanelli Accordions & Imports L.L.C. c. Gabbanelli Ubaldo di Elio Gabbanelli, Aida 2010, Repertorio IV.3.1).

L’appropriazione degli elementi distintivi ed individualizzanti di un personaggio famoso (nella specie: lo pseudonimo e il numero della maglia di un noto calciatore) è soggetta alla disciplina di cui all’art. 8 co. 3 cpi, alla sola condizione che tali elementi siano conosciuti in un ambiente non ristretto, anche se settoriale, e siano suscettibili di sfruttamento economico, se usati (anche) come segno distintivo (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 23 luglio 2009, G.D. Casaburi, Ivan Lavezzi Ezequiel, Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. c. Primal s.r.l.., Aida 2010, Repertorio IV.3.1).

L’art. 7 c.p.i. non esclude la cumulabilità della tutela della forma (nella specie, di borsette) del prodotto contemporaneamente attraverso la registrazione come modello e come marchio, ma in quest’ultima ipotesi la forma deve svolgere essenzialmente o prevalentemente una funzione distintiva (Trib. Roma  ,5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/1).

Laddove la forma (nella specie, di modelli di borsette) di un prodotto sia divenuta celebre e notoria, rappresentando un segno di raffinatezza e distinzione sociale, essa diviene registrabile come marchio, in quanto il prodotto così presentato induce il consumatore all’acquisto proprio e prevalentemente a causa dell’atmosfera di distinzione che ne discende o che egli pensa ne discenda (Trib. Roma ,5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/2).

Anche le forme di prodotti, pur esteticamente pregevoli, di stilisti o di designer famosi (nella specie, modelli di borsette) possono essere registrabili come marchi, qualora vengano per lungo tempo riproposti sul mercato, senza sostanziali variazioni, così da essere univocamente collegati al loro creatore, poiché essi rilevano commercialmente non come soluzioni apprezzate in sé, ma per la griffe che recano (Trib. Roma , 5 luglio 2007, Aida 2008, 1127/3).

La forma di un’automobile (nella specie, della vettura Smart) è registrabile come marchio qualora non costituisca l’unico elemento che dia un valore sostanziale alla vettura (Trib. Torino, ordinanza 20 marzo 2008, G.D. Donato, Daimlerchrysler AG c. Nord-Auto s.r.l., O.M.C.I. s.r.l., Aida 2008, Repertorio IV.3.1).

E’ consentito il cumulo delle protezioni conferite dal marchio, dalla normativa sui disegni e modelli, nonché dalla normativa sulla correttezza della concorrenza (Trib. Torino, ordinanza 20 marzo 2008, G.D. Donato, Daimlerchrysler AG c. Nord-Auto s.r.l., O.M.C.I. s.r.l., Aida 2008, Repertorio IV.3.1).

Un’indicazione geografica contenuta all’interno di un marchio registrato per un canale televisivo e relativa al territorio di riferimento dell’offerta televisiva è tutelabile nel suo accostamento ad ulteriori elementi (nella specie, è stato ritenuto tutelabile il marchio Salento Channel) (Trib. Bari, 9 maggio 2008, Aida 2008, 1249/2).

E’ insindacabile in cassazione l’accertamento del giudice di merito secondo cui la clausola di un contratto tra una nota soubrette ed una impresa di produzione di scarpe che consenta alla seconda l’uso come marchio del nome d’arte della prima (nella specie: Sabrina) privo di capacità distintiva e preveda compensi dalla seconda alla prima deve essere interpretata nel senso che il diritto a compenso sia contrattualmente dovuto solo a fronte di prestazioni della show girls “in una qualsiasi forma di spettacolo” idonea a rendere evidente che quest’ultima prediligeva le scarpe della sua licenziataria (Cass. 3 giugno 2006 n. 13674, Aida 2007, 1138/1).

Il simbolo olimpico costituito dai cinque cerchi è segno che ha notoriamente una valenza distintiva dei moderni giochi olimpici ed è validamente registrabile come marchio da parte del CIO (Trib. Venezia, 23 gennaio 2006, Aida 2007, 1149/1).

I termini «olimpico» e «olympic» sono intimamente collegati dal pubblico ai moderni giochi olimpici, sono validamente registrabili come marchi dal CIO e costituiscono anzi marchi forti (Trib. Venezia, 23 gennaio 2006, Aida 2007, 1149/2).

Le sequenze di suoni (nella specie: le prime nove note di Für Elise di Beethoven ed altre sequenze di note musicali) sono registrabili come marchi qualora siano suscettibili di riproduzione grafica (Corte CE, 27 novembre 2003, in causa C-283/01, Aida 2004, 954/1).

La “firma” e l’acronimo di un noto designer (nella specie, Le Corbusier) utilizzati in via di fatto nella produzione di oggetti di design (nella specie, realizzati sulla base delle progettazioni del designer) costituiscono segni distintivi proteggibili, e non possono dirsi utilizzati in funzione descrittiva quando funzionano da catalizzatori dei gusti della clientela non già su qualità astratte e liberamente riproducibili, ma su peculiarità suscettibili di acquisire rilevanza commerciale, sviluppate onerosamente con tale finalità, ed oggetto di contratto di scambio (Trib. Monza, ordinanza 16 luglio 2002, Aida 2004, 966/4).

L’acquisizione successiva di distintività da parte di un marchio originariamente debole non può valere a scorporare o estrarre dal contesto di un marchio complesso una singola componente attribuendovi autonoma forza distintiva (Trib. Roma, 27 marzo 2002, Giud. Iofrida,  International Hospitality Management s.p.a. c. Travel In Reservetion Service s.r.l., Aida 2003, Repertorio IV.3.1).

Il titolo “Tutto usato” per una rivista che tratta del mercato delle auto usate è generico e descrittivo: e come tale non è suscettibile di appropriazione esclusiva (Trib. Milano, ordinanza 4 aprile 2003,­ G.D. De Sapia , Publilario Editrice s.r.l. c. ACI Mondadori, Aida 2003, Repertorio IV.3.1).

Le lettere dell’alfabeto e le cifre sono registrabili come marchi, anche dopo la novella introdotta dal d.p.r. 1992/480, solo se sussista una loro elaborazione grafica ed emblematica di fantasia (nella specie, il giudice ha conseguentemente escluso che la cifra «7» costituisse elemento individualizzante del marchio «La 7») (Trib. Roma, ordinanza 30 luglio 2001, Aida 2002, 855/6).

L’acquisizione successiva di distintività da parte del marchio (secondary meaning) non può valere a scorporare o estrarre dal contesto di un marchio complesso una singola componente attribuendovi autonoma forza distintiva (Trib. Roma, ordinanza 22 giugno 2001, Aida 2002, 852/5).

Deve essere esclusa l’appropriabilità come marchio di una lettera dell’alfabeto o di un numero decimale, astrattamente ed isolatamente considerati, occorrendo invece che essi, in quanto costituenti un patrimonio comune ed utilizzati per lo più per indicare «una progressione o successione di serie diverse», siano arricchiti da elementi grafici o di fantasia, comunque individualizzanti ed originalmente combinati tra loro in maniera da acquisire così la necessaria capacità distintiva, ma nei limiti,originariamente, del cosiddetto marchio debole (Trib. Roma, ordinanza 22 giugno 2001, Aida 2002, 852/4).

La testata di un periodico è validamente registrabile come marchio (Trib. Roma, 20 giugno 2001, Aida 2002, 849/1).

L’art 59 l.m. nel testo modificato dall’art. 14 del D.lgs 447/1999 si applica non soltanto alla azione ma anche alla eccezione di nullità’. (Trib. Milano, ordinanza 24 aprile 2001, Aida 2001, 810/5)

L’art 59 l.m. nel testo modificato dall’art. 14 del D.lgs 447/1999 ha una portata sia processuale sia sostanziale e si applica soltanto alle azioni proposte successivamente alla sua entrata in vigore, anche se relative ai marchi anteriori. (Trib. Milano, ordinanza 24 aprile 2001, Aida 2001, 810/4)

Il domain name ha  natura di segno distintivo e non può essere assimilato ad un semplice indirizzo o numero telefonico: a differenza di quest’ultimo il domain name, pur con talune limitazioni, viene infatti liberamente scelto dall’interessato e può essere modificato.  (Trib. Milano, ordinanza 24 aprile 2001, Aida 2001, 810/1)

Nel caso di marchi destinati unicamente ad essere utilizzati come domain na-mes la valutazione dei requisiti di registrabilità deve essere effettuata ponendo in secondo piano la struttura grafico–ornamentale del segno (Trib. Siracusa sezione distaccata di Lentini, ordinanza 23 marzo 2001,  Aida 2002, 840/5).

Il d.lgs. 447/1999 ha novellato l’art. 59 l.m. introducendo una norma processuale in tema di legittimazione all’azione di nullità del marchio (nella specie, costituito dalla figura e dal nome di un personaggio di fantasia comparso in un cartone animato di una pubblicità-progresso, successivamente registrato da un’impresa terza), applicabile perciò anche ai marchi anteriori (Trib. Modena, ordinanza 24 gennaio 2001, Aida 2001, 802/1).

La parificazione del domain name al marchio non appare essere corretta poiché è lampante la differenza tra il marchio (caratterizzato da vari tipi di segni grafici idonei a formare infinite combinazioni) che tutela il prodotto di un’impresa ed il domain name (formato soltanto da lettere o numeri) che costituisce esclusivamente un indirizzo telematico idoneo a permettere di raggiungere il sito da qualsiasi parte del globo. (Trib. Firenze sezione staccata Empoli, ordinanza 23 novembre 2000, Aida 2001, 791/1)

Dopo la novella dell’art. 59 l.m. introdotta dal d.lgs 447/1999 la validità di un marchio costituito da un personaggio di fantasia simile a quello precedentemente apparso in una pubblicità-progresso non può  essere eccepita da un terzo che faccia valere l’anteriorità costituita dalla pubblicità (Trib. Modena sezione distaccata Sassuolo, ordinanza 30 ottobre 2000, Aida 2001, 786/2).

L’art. 59 l.m. nel testo novellato dal d.lgs. 447/1999, che ha distinto le ipotesi di nullità assoluta e relativa, è applicabile alle controversie instaurate successivamente alla novella, ancorché relative a segni distintivi registrati anteriormente (nella specie, si trattava di un marchio che riprendeva un personaggio di fantasia comparso in un cartone animato di una pubblicità-progresso, registrato da un’impresa terza, ed utilizzato da una concorrente di quest’ultima che ne contestava l’utilizzabilità in esclusiva da parte del registrante) (Trib. Modena sezione distaccata Sassuolo, ordinanza 30 ottobre 2000, Aida 2001, 786/1).

I termini «bancoposta», «vaglia» e «raccomandata» sono associati dalla generalità degli utenti a servizi offerti dalle Poste Italiane, non costituiscono perciò denominazione generica di prodotti suscettibili di essere forniti da qualunque imprenditore, e pertanto sono proteggibili in base alla disciplina dei marchi di impresa (Trib. Modena, 23 agosto 2000, Aida 2001, 778/2).

I termini «bancoposta», «vaglia» e «raccomandata» sono espressioni generiche che indicano servizi ed attività svolte (ma non sempre in via esclusiva) dalle poste italiane, tanto da essere stati in quanto tali registrati nei dizionari italiani; essi sono pertanto privi di capacità distintiva del fornitore dei servizi e non sono proteggibili sulla base della legge marchi (Trib. Modena, ordinanza 29 luglio 2000, Aida 2001, 777/2).

E’ nullo perché registrato in malafede e ad un tempo perché carente di novità il marchio registrato per prodotti editoriali il cui cuore riprenda la testata di una rivista di cui chi ha registrato il marchio aveva ideato il progetto editoriale ed era stato ad un tempo direttore tecnico editoriale (Trib. Milano, ordinanza 23 luglio 1999, Aida 2000, 701/3).

Anche parole di uso comune relative al genere di prodotto cui si riferiscono, ovvero parole di uso diffuso, possono costituire valido marchio sempre che abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro significato originario e vengano utilizzate in combinazioni tali da dar luogo ad una espressione originale avente una individualità distinta dalle singole parole che la compongono, in modo da presentarsi come vocabolo nuovo e idoneo ad assolvere la funzione di identificazione del prodotto (Trib. Verona, ordinanza 25 maggio 1999, G.I. ZATTONI, Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s., Aida 1999, Repertorio IV.3.1).

Venuta meno l’unitarietà artistica e commerciale di un gruppo musicale, a nessuno degli ex appartenenti della compagine è consentito, senza il consenso degli altri, l’uso autonomo del relativo marchio (Trib. Genova, ordinanza 12 marzo 1999, Aida 1999, 633/2).

Al momento dello scioglimento di un gruppo musicale (nella specie: i New Trolls) il marchio registrato congiuntamente da tutti i componenti del gruppo non può più essere usato lecitamente da nessuno di essi, se non insieme ad altri segni (come ad esempio “già New Trolls”) che evidenzino una trascorsa situazione di appartenenza al gruppo: e correlativamente ciascuno dei membri del gruppo può chiedere (nella specie in via cautelare) l’inibitoria dell’uso del segno, da solo, nell’attività professionale di altro membro del gruppo disciolto (Trib. Genova, ordinanza 7 dicembre 1998, Aida 1999, 626/2).

L’affittuario di un’azienda teatrale ha un diritto ad usarne in via esclusiva la ditta (precedente al contratto di affitto) che deriva da questo contratto, e non può lecitamente registrarla come marchio a proprio nome senza il consenso dell’affittante: che reciprocamente è legittimato ed ha interesse ad agire per far dichiarare la nullità del marchio costituito dalla ditta dell’azienda teatrale eventualmente registrato dall’affittuario (App. Bari, 2 dicembre 1998, Aida 1999, 625/1).

Non è inesistente la registrazione come marchio della denominazione di un teatro di tradizione, che può invece essere ammessa alla tutela assicurata dalla legge ai marchi di impresa (App. Bari, 2 dicembre 1998, Aida 1999, 625/3).

Il titolo di una biografia costituito dal nome del personaggio che ne forma oggetto accompagnato da un aggettivo estremamente generico (nella specie: Il Giovane Toscaninì, per un’opera letteraria dedicata al maestro Arturo Toscanini) non può essere tutelato contro l’adozione del medesimo titolo per un film dedicato allo stesso personaggio, sia perché tale titolo per la sua mancanza di originalità non è idoneo a stabilire un rapporto diretto con l’opera alla quale si riferisce individuandola e distinguendola dalle altre, sia perché comunque le opere in questione sono di genere completamente diverso, trattandosi nel primo caso di un’opera letteraria destinata ad una cerchia di lettori piuttosto ristretta e nel secondo di un’opera cinematografica realizzata per essere distribuita a livello internazionale per un pubblico molto più vasto ed indifferenziato, cosicché il comportamento allegato non è idoneo a provocare confusione (Trib. Roma, 19 settembre 1997, Pres. DE FIORE, Est. MAZZACANE, Gaspare Nello Vetro c. Italian Intemational Film, Gianfranco Corsi, Carthago Film S.A., Aida 1998, Repertorio IV.3.1).

Il suffisso it che accompagna i nomi di dominio è privo di capacità distintiva (Trib. Milano, ordinanza 22 luglio 1997, Aida 1998,  535/2).

L’utilizzazione di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su di un sito Internet non costituisce concorrenza sleale quando tale marchio non sia dotato di originalità e creatività e quando non sussista affinità tra l’attività svolta dal titolare e dal terzo utilizzatore (Trib. Pescara ordinanza 10 gennaio 1997, Aida 1998, 519/1).

Il nome di fantasia di personaggi raffigurati in pupazzi di peluche è da intendere     quale marchio dei pupazzi medesimi; questo marchio, pur non registrato, è da considerare comunque noto in Italia quando i pupazzi sono stati commercializzati nel nostro paese da un licenziatario del corrispondente marchio registrato all’estero; è perciò nulla la registrazione di un segno identico da parte di un terzo, ancorché (già) rivenditore (nella specie non esclusivo) dei pupazzi (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/1).

L’art. 21 co. 3 I.m. si limita a riconoscere una nuova categoria di segni registrabili come marchio, equiparati a qualunque altro segno avente attitudine a divenire marchio, sia pure assicurandone l’esclusiva all’autore della notorietà od al suo avente causa, in deroga al generale principio della libera registrabilità (Trib. Modena, ordinanza 26 giugno 1994, Aida 1995, 324/1).

Una concorrente tutela del titolo come marchio può ammettersi nei soli limiti di una (ipotetica) serialità in senso proprio, e cioè con riferimento ad una serie di pubblicazioni di specie completamente diversa come riviste illustrate di carattere u periodico e quotidiani (Trib. Roma, 17 gennaio 1994, Aida 1995, 316/2).

Il titolo di giornali e di pubblicazioni periodiche in genere può essere protetto solo ex art. 100 1. a. e non anche attraverso la normativa sui marchi poiché le differenze tra le due discipline sono significative e difficilmente conciliabili, innanzitutto con riguardo ai presupposti stessi della tutela, che, per quanto riguarda il titolo prescinde ‑ a differenza di quanto previsto per il marchio ‑ da qualsiasi preventiva registrazione o riconoscimento (Trib. Roma, 17 gennaio 1994, Aida 1995, 316/1).

Il titolo di una pubblicazione periodica può essere registrato come marchio solo quando lo si intende utilizzare per prodotti diversi dal periodico (Trib. Roma, 29 maggio 1993, Aida 1994, 234/2).

La destinazione di un marchio registrato a segnalare la provenienza di servizi dall’azienda di un teatro di tradizione ex lege 800/1967 non determina né l’inesistenza né la nullità di tale marchio (nella specie: registrato prima della novella del 1992) (Trib. Bari, 26 marzo 1993, Aida 1994, 231/2).

Deve essere accolta la domanda del titolare di un’azienda teatrale volta alla dichiarazione di nullità del marchio registrato dal suo affittuario e costituito dalla ditta dell’azienda teatrale (Trib. Bari, 26 marzo 1993, Aida 1994, 231/1).

Un numero (nella specie: 99) adottato da un’emittente radiofonica come segno distintivo può costituire valido marchio, in quanto idoneo a contraddistinguere un prodotto od un servizio, anche di per sé, e non solo in relazione ad una specifica configurazione grafica. (Trib. Pesaro, 16 luglio 1992, Aida 1993,Pres. FIORE, Est. Cormio, Radiostudio 105 s.r.l., Alberto Hazan c. Angelo Castro, Aida 1993, Repertorio IV.3.1).

Il preuso di una testata limitato ad un ambito prettamente cittadino (nella specie: di Genova) non ha gli estremi della notorietà generale necessari a determinare la nullità ex art. 17 l.m. del medesimo titolo successivamente registrato da altri come marchio (Lodo arbitrale, 23 marzo 1992, Aida 1993, 145/4).

         L’art. 18 n.2 l.m. non consente di rivendicare in esclusiva come marchio una espressione verbale descrittiva per esteso del prodotto (nella specie: digital music products), e nemmeno la sua sigla o espressione abbreviata verbale (nella specie: dmp) (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Pres. CURTO, Est. CIAMPI, Giorgio Loreti c. Non Stop s.p.a., Aida 1993, Repertorio , Aida 1998, Repertorio IV.3.1).

Il logotipo di una manifestazione culturale non può essere validamente registrato come marchio. Le norme sui marchi possono venir ad esso applicate solo in via analogica o di ausilio nella valutazione della fattispecie (Pret. Roma, 15 marzo 1991, Aida 1992, 38/1).

L’uso di una testata confondibile con quella altrui registrata come marchio può costituire contraffazione di marchio e concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/3).

L’art. 11 l.m. vieta di utilizzare come marchio il titolo di un’opera dell’ingegno altrui, ed in particolare anche la testata di una rivista (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/2).

La testata di una rivista può essere registrata come marchio (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/1).

 

3.2 soggetti del diritto

Viola l’art. 8 co. 3 cpi il comunista di minoranza che registri come marchio segni contenenti il nome del de cuius (nella specie: un noto designer) senza il consenso della maggioranza della comunione ereditaria (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa, 23 maggio 2014, Aida 2015, II.59/1).

Il nome di un cavallo può essere usato come marchio di prodotti (nella specie di abbigliamento) da chi è comproprietario dell’animale (che ha acquisito notorietà a livello nazionale per i propri meriti sportivi) e titolare del diritto allo sfruttamento della sua immagine: e la sua adozione come domain name da parte di imprenditore concorrente può costituire illecito ex art. 2598 n.1 c.c. (Trib. Palermo,  4 dicembre 2001, G.D. De Gregorio, Snai Com s.r.l. c. Bernardo Campo, Aida 2003, Repertorio IV.3.2).

Il Comitato Olimpico Internazionale può registrare validamente un marchio internazionale con effetti anche in Italia, ed una fondazione di diritto privato che persegue  un interesse generale senza fini di lucro, ma che esercita attività di impresa commerciale (nella specie il Comitato per l’organizzazione dei XX giochi olimpici invernali – Torino 2006), può acquistare la frazione italiana del marchio ora detto, senza che la qualità dei due soggetti determini la invalidità del marchio (Trib. Torino, ordinanza 20 dicembre 2002, Aida 2003, 935/1).

Quando un nome/denominazione sia utilizzato da un Istituto religioso sia come veicolo di informazione per il pubblico circa una particolare attività sportiva patrocinata dall’Istituto, sia come marchio di fatto per attività di impresa nel settore sportivo, non èconsentito ad una società sportiva di adottare una denominazione simile a tale nome, che come tale sia idonea ad ingenerare il rischio che le attività della società sportiva siano dal pubblico attribuite all’Istítuto in questione o al suo patrocinio o alla sua approvazione, e ciò anche qualora tale società abbia in passato gestito un impianto sportivo appartenente all’Istituto, il quale in relazione a ciò aveva a suo tempo prestato il suo espresso consenso all’inclusione del nome considerato nella denominazione della società sportiva (Trib. Torino, ordinanza 11 agosto 1997, G.D. BARBUTTO, Società Cooperativa r.l. Nuova SA.FA. 2.000, Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia c. Società Cooperativa r.l. Ente Sportivo Libertas, Swimming Accademy Five Activities Nuoto Torino, E.S.L. S.A.F.A. Nuoto Torino, Aida 1998, Repertorio IV.3.2).

Per verificare se il marchio costituito da un certo nome connesso ad una certa raffigurazione caricaturale o stilizzata sia idoneo a richiamare presso il pubblico l’immagine di un personaggio noto (nella specie l’attore Antonio De Curtis, in arte Totò) occorre esaminare congiuntamente tutto il segno commerciale e valutare l’effetto precipuo prodotto da tale combinazione di elementi, riscontrando se sia o meno idonea a portare ad un risultato evocativo, ad un messaggio, che faccia riverberare sul prodotto contraddistinto dal marchio la simpatia del pubblico verso tale personaggio (Cass. 12 marzo 1997 n. 2223, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, De Curtis c. Sperlari s.p.a., Aida 1998, Repertorio IV.3.2).

L’editore non può appropriarsi del nome o pseudonimo dell’autore per l’eventuale marchio di una propria collana libraria: perché ciò esproprierebbe l’autore del suo diritto morale, definito espressamente inalienabíle ed intrasmissibile dalla legge e riconducibile alla sfera della personalità tutelata ex art. 2 cost.; e perché l’art. 11 l.a. vieta l’uso del marchio in modo tale da ledere l’altrui diritto d’autore (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/4).

L’editore può servirsi del proprio marchio per contraddistinguere i propri prodotti, che peraltro non sono i libri editi intesi come opere dell’ingegno (ossia i libri oggetto del diritto d’autore), ma i libri intesi come volumi, ossia prodotti confezionati dall’industria libraria (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/2).

E’ nullo ex art. 21 I.m. il marchio costituito dall’altrui nome religioso o comunque pseudonimo (nella specie: suor Germana), che sia stato registrato senza il consenso della persona indicata da tali nomi (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/1).

Una società calcistica (nella specie: l’Intemazionale F.C.) che intrattiene rapporti con terzi, organizza spettacoli e manifestazioni a pagamento e svolge attività editoriale, si comporta complessivamente come un’impresa di erogazione di servizi e riveste perciò sicuramente la qualifica di imprenditore anche agli effetti di cui all’art. 22 I.m. vecchio testo (Trib. Novara, 24 giugno 1996, Pres. BARELLI I.NTINOCENTI, Est. MACCARRONE, Inter F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.2).

Una società sportiva può registrare un marchio ex art. 22 I.m. (Trib. Voghera, 10 dicembre 1994, 342/2).

L’associazione sportiva (nella specie: la FIFA ‑ Federation Internationale de Football Association) che consenta la registrazione da parte di terzi di un segno extramercantile su cui vantava diritti si spoglia nei confronti dei terzi di ogni diritto relativo al segno, onde dovrà provvedere alla tutela dei suoi interessi mediante la convenzione con cui acconsente all’altrui registrazione (Trib. Modena, ordinanza 22 luglio 1994, Aida 1995, 327/2).

Quando l’avente diritto alla registrazione del segno notorio (nella specie: la FIFA ‑Federation Internationale de Football Association), piuttosto che avvalersi di tale diritto onde sfruttarlo commercialmente attraverso il sistema delle licenze d’uso consente ad altri detta registrazione in sua vece, l’avente diritto pone in essere un negozio che, comunque qualificato, comporta ex lege l’insorgenza esclusiva in capo al registrante di tutti i diritti e le facoltà connesse alla titolarità del marchio, tra le quali è senz’altro ricompresa quella di vietarne l’uso a terzi non autorizzati: e reciprocamente l’avente diritto non è più legittimato ad agire contro terzi in contraffazione (Trib. Modena, ordinanza 26 giugno 1994, Aida 1995, 324/2).

L’art. 21 co. 3 I.m. si limita a riconoscere una nuova categoria di segni registrabili come marchio, equiparati a qualunque altro segno avente attitudine a divenire marchio, sia pure assicurandone l’esclusiva all’autore della notorietà od al suo avente causa, in deroga al generale principio della libera registrabilità (Trib. Modena, ordinanza 26 giugno 1994, Aida 1995, 324/1).

Il segno « Quark » è termine scientifico non di uso comune ed è tutelabile come marchio quando sia utilizzato non in senso proprio, ma per contraddistinguere programmi televisivi e videopubblicazioni concernenti argomenti e materie di divulgazione, ricerca e curiosità naturalistico‑scientifiche e, quindi, con valenza traslata, il che vale ad attribuire il carattere della novità e originalità (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 1993, G.I. CAMPOLONGO, RAI‑Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Laservision s.r.l., Aida 1993, Repertorio IV.3.2).

 

3.3 contenuto e violazione del diritto

Non costituisce contraffazione l’uso del marchio altrui come adword per un messaggio pubblicitario che non adombri l’esistenza di un collegamento economico tra l’inserzionista ed il titolare del marchio e renda anzi evidente all’utente informato di internet che i servizi reclamizzati provengono da un’impresa concorrente e costituiscono un’alternativa a quelli contrassegnati dalla parola– chiave (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 13 novembre 2014, Aida 2015, 1699/1).

La registrazione di marchi formati da un segno simile ad un’indicazione descrittiva, unitamente ad altri elementi di differenziazione, non è idonea a conferire al titolare della privativa un’esclusiva sulle singole porzioni descrittive, che potranno essere utilizzate da tutti e rimanere nel pubblico dominio; e lo stesso discorso vale per i marchi formati da termini generici o descrittivi che abbiano acquistato capacità distintiva con l’uso (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 settembre 2014, Aida 2015, II.68/1).

Per i marchi deboli, che contengono una componente descrittiva, anche minime variazioni escludono il rischio di confusione (nella specie, la contraffazione è stata esclusa tra «Campus web», «Campus web scoprire studiare sognare», da un lato, ed «e campus», «Università degli studi eCampus telematica» con elementi figurativi, «eCampus l’università del futuro è on line», dall’altro lato) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 settembre 2014, Aida 2015, II.68/2).

L’apposizione del segno distintivo di una manifestazione canora (nella specie, lo Zecchino d’Oro) sulle copertine di dischi fonografici messi in commercio senza il consenso del titolare del marchio eccede la funzione descrittiva ed è quindi illecita quando abbia grandezza prevalente rispetto ad altre indicazioni e riproduca anche le particolarità grafiche del segno originale (Trib. Milano, Sezione IP, 28 gennaio 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Antoniano della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia c. S.D. s.p.a., T.S.G. s.r.l., P.P. s.r.l., Aida 2013, Repertorio III.3.3).

Il metatag corrispondente ad un altrui marchio registrato (nella specie, costituito dal nome di prodotti del disegno industriale) costituisce lesione dei diritti su quest’ultimo quando indirizza l’utente del motore di ricerca verso un sito inducendolo erroneamente a credere che in esso compaiano i prodotti recanti il marchio originale (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 giugno 2012, Pres. Colonna, Est. Atzori, Cassina s.p.a. c. Dimensione Direct Sales s.r.l., Aida 2013, Repertorio III.3.3).

L’utilizzo come parole chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su internet di segni identici ad un marchio altrui non pregiudica la funzione di pubblicità del marchio giuridicamente protetta (Corte CE, 8 luglio 2010, in causa C-558/08, Aida 2011, 1385/1).

L’utilizzo come parole chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su internet di segni identici ad un marchio altrui pregiudica la funzione d’indicazione d’origine del marchio qualora l’annuncio non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo, ovvero, al contrario, da un terzo (Corte CE, 8 luglio 2010, in causa C-558/08, Aida 2011, 1385/2).

L’uso di un segno come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su internet costituisce uso del marchio per prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), direttiva marchi, idoneo ad inciderne sulla funzione giuridicamente protetta, indipendentemente dal fatto che i prodotti o i servizi siano effettivamente offerti in vendita direttamente nell’annuncio promozionale indicizzato dalla parola chiave, così come mostrato dal fornitore del servizio di posizionamento, oppure soltanto sul sito dell’inserzionista cui l’utente di Internet viene rinviato se clicca sul link promozionale (Corte CE, 8 luglio 2010, in causa C-558/08, Aida 2011, 1385/3).

L’uso da parte di inserzionisti di segni identici o simili a marchi altrui come parole chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su internet, quando sia suscettibile di divieto ai sensi dell’art. 5 della direttiva marchi, non rientra di per sé nei casi di uso lecito dell’altrui marchio dell’art. 6, n. 1, della direttiva; spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, alla luce delle ulteriori circostanze proprie del caso di specie, se per altre ragioni questo uso possa essere rientrare nei casi dell’art. 6, n. 1, e possa risultare conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale (Corte CE, 8 luglio 2010, in causa C-558/08, Aida 2011, 1385/4).

Quando il titolare di un marchio ha il diritto, a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, di vietare che un inserzionista utilizzi un segno identico o simile a tale marchio come parola chiave di un motore di ricerca (perché l’uso del segno da parte dell’inserzionista non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo) l’inserzionista non può avvalersi della regola che prevede l’esaurimento del diritto conferito dal marchio (Corte CE, 8 luglio 2010, in causa C-558/08, Aida 2011, 1385/5).

L’accertamento dell’esistenza di un motivo legittimo di inapplicabilità del principio dell’esaurimento del marchio (nella specie, utilizzato come parola chiave per l’indicizzazione di annunci pubblicitari di un concorrente) deve considerare che non si può in assoluto vietare ad un rivenditore di usare il marchio altrui per pubblicizzare prodotti usati o d’occasione; né gli si può vietare di vendere anche prodotti d’occasione di altre marche; mentre gli si può vietare di sopprimere il marchio originale (Corte CE, 8 luglio 2010, in causa C-558/08, Aida 2011, 1385/6).

Il richiamo al termine «Petruzzelli» o «Teatro Petruzzelli» nel corpo di articoli giornalistici o notizie di stampa non costituisce violazione del relativo diritto al marchio (Trib. Bari, 14 dicembre 2009, Aida 2011, 1404/2).

Viola il diritto sul marchio registrato «Winx Club», che coincide con il titolo di un cartone animato, la riproduzione del segno su articoli di merchandising (nella specie: palloncini gonfiabili) (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 21 maggio 2010, Pres. Scotti, Est. Mascarello, Rainbow s.p.a. c. Flex Metal Italia di Mallia Antonino, Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

La riproduzione e la commercializzazione non autorizzate di un programma per elaboratore ledono non solo i diritti d’autore relativi al programma contraffatto ma anche quelli relativi ai segni distintivi associati all’uso di tale programma (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 15 luglio 2010, Pres. Tavassi, Microsoft Corporation c. Kora Sistemi Informatici s.r.l., Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

Costituisce contraffazione l’uso come nome a dominio di un segno che riprenda il cuore del marchio registrato altrui, con l’aggiunta di varianti inidonee ad incidere sul nucleo distintivo del marchio e ad impedire l’effetto confusorio presso il pubblico di normale diligenza ed avvedutezza, quando i servizi prestati attraverso il sito web siano identici a quelli offerti dal titolare del marchio (nella specie trattavasi dei nomi a dominio «www.lovemeetic.it» e «www.mymeetic.it» utilizzati per social networks in violazione del marchio registrato «Meetic» utilizzato per contrassegnare il sito web omonimo) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 21 luglio 2010, Aida 2011, 1432/3).

Il giudizio di somiglianza tra segni ai fini della valutazione della novità deve essere operato con approccio sintetico e unitario allo scopo di individuare quali siano i tratti caratterizzanti dei marchi in contestazione e verificare se essi siano presenti, con identica forza caratterizzante, nel marchio accusato di contraffazione (nella specie trattavasi del marchio registrato anteriore «U2», corrispondente al nome di un noto gruppo musicale, e vari segni che associavano questa sigla ad elementi ulteriori figurativi e denominativi) (Trib. Torino, ordinanza 16 agosto 2010, G.I. Contini, Not us Limited c. Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Production, Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

E’ dotato di alta forza caratterizzante un segno costituito dall’associazione di una lettera ad un numero (nella specie: U2) per contraddistinguere un prodotto o un servizio (in particolare: un gruppo musicale) con il quale non ha attinenza concettuale (Trib. Torino, ordinanza 16 agosto 2010, G.I. Contini, Not us Limited c. Leonardo Guiderdone e Ace Gadget Production, Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

Il marchio “Motogiro” non è confondibile con il segno “Motogiro d’Italia” (Trib. Firenze, Sezione IP, 13 ottobre 2010, Pres. Rados, Est. Delle Vergini, Dream Engine 2 c. Motoclub di Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri”, Federazione Motociclistica Italiana, Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

Non è contrario al vero e tale da indurre il pubblico in errore nel senso indicato dal d.legisl. 206/2005 l’annuncio diffuso da un’associazione culturale attraverso il proprio sito web della cessazione di un festival cinematografico in realtà organizzato senza l’ausilio dell’associazione e con altro nome (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 15 ottobre 2010, Aida 2011, 1439/6).

Qualora il regolamento di un concorso di bellezza preveda una serie di preselezioni locali lasciate all’iniziativa degli interessati ed una finale nazionale a cura dell’ente promotore, il marchio registrato da quest’ultimo per contraddistinguere il concorso (nella specie trattavasi di «Miss Mondina») può essere liberamente utilizzato dagli organizzatori delle selezioni locali sia perché acconsentito sia perché descrittivo ai sensi dell’art. 21 lett. b) cpi (Trib. Torino, Sezione IP, 15 ottobre 2010, Pres. Scotti, Est. Mascarello, Il Parco del Castello–Onlus c. Associazione Pro Loco di Tronzano Vercellese, Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

L’uso pubblicitario del marchio del produttore da parte del rivenditore dei prodotti marcati non deve ingenerare l’impressione che il rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del produttore: e determina invece questa impressione quando il marchio è utilizzato dal rivenditore quale parola chiave in un sistema di adwords offerti dal gestore del motore di ricerca, ed indirizza l’utente del motore prioritariamente verso i siti del rivenditore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 19 ottobre 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Sistemi di Luce di Maffezzoni Sandra c. Artemide s.p.a., Artemide Italia s.r.l., Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

L’uso pubblicitario del marchio del produttore da parte del rivenditore dei prodotti marcati non deve ingenerare l’impressione che il rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del produttore: e determina invece questa impressione quando il marchio è utilizzato dal rivenditore quale parola chiave in un sistema di adwords offerti dal gestore del motore di ricerca, ed indirizza l’utente del motore prioritariamente verso i siti del rivenditore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 ottobre 2010, Aida 2011, 1442/1).

Costituisce contraffazione dell’altrui marchio registrato ai sensi dell’art. 20 co. 1 lett. a) cpi, oltre che atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. se idoneo a procurare confusione per i consumatori, l’uso di un segno identico in abbinamento a prodotti identici anche se diretto a promuovere un film anziché a segnalare l’origine imprenditoriale dei beni (nel caso di specie è stato ritenuta illecita la distribuzione di espositori di smalti per unghie decorati con il titolo di un film – «Burlesque» – accompagnato da espressioni quali «only in theathers» o «in theaters Novembre 24» ovvero da immagini di scena, siccome interferente con il marchio «burlesque» anteriormente registrato ed utilizzato per prodotti di bellezza) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 27 dicembre 2010, Aida 2011, 1446/2).

L’installazione non autorizzata di programmi di elaboratore di Microsoft su PC da parte di un rivenditore di questi ultimi costituisce violazione dei diritti d’autore e ad un tempo contraffazione dei marchi di Microsoft (che compaiono indebitamente ogni volta che vengono visualizzati sullo schermo) (Trib. Milano, Sezione IP, 13 gennaio 2011, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Microsoft Corporation c. Eurotrony s.r.l., Aida 2011, Repertorio IV.3.3).

Il titolare di un marchio avente ad oggetto la denominazione di un festival, che prima costituisce una associazione alla quale affidare l’organizzazione di quest’ultimo e successivamente partecipa alla costituzione di una fondazione, avente la stessa denominazione del festival ed il cui statuto prevede la possibilità di provvedere anche direttamente alla realizzazione di questo festival qualora ciò sia necessario per assicurare la continuità della manifestazione, non può impedire a questa fondazione di utilizzare la denominazione del festival pur se corrisponde all’oggetto del proprio marchio, in quanto la sua partecipazione alla costituzione della medesima comporta il suo consenso nei confronti sia dell’organizzazione diretta della manifestazione sia di questo uso, che non può essere revocato successivamente al riconoscimento di detta fondazione (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 16 giugno 2008, Aida 2010, 1331/1).

L’uso di un marchio notorio altrui per aprire un link sponsorizzato a nome di una società concorrente del titolare di tale marchio costituisce un illecito anzitutto per violazione dei diritti sul marchio altrui ex art. 20 cpi. e in secondo luogo anche per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. (Trib. Milano, Sezione IP, 11 marzo 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Win Rent s.p.a. c. Google Italia s.r.l., Aida 2010, Repertorio IV.3.3)

Non costituisce violazione dei diritti su un marchio registrato (nella specie Cicciolina), l’utilizzo di tale marchio non per contraddistinguere prodotti o servizi di un concorrente ma per richiamare, all’interno di un’opera cinematografica, la partecipazione di una persona (nella specie Ilona Staller) ad una vicenda nota narrata in forma di biografia di altra persona (nella specie Moana Pozzi) (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1376/4).

Fa uso del marchio d’impresa rientrante nella direttiva e nel regolamento sul marchio comunitario l’inserzionista che acquista un servizio di posizionamento nella pagina dei risultati elaborati da un motore di ricerca, e che si posiziona scegliendo come parola chiave un segno identico a un marchio altrui, di modo che la selezione della parola chiave determina la visualizzazione di un link pubblicitario verso il sito sul quale egli mette in vendita i propri prodotti o i propri servizi (Corte di giustizia CE 23 marzo 2010, in causa C-236-238/08, Google France SARL, Google Inc., Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, Centre National de recherche en relations humaines SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger sarl, Aida 2010, Repertorio IV.3.3).

Il prestatore di un servizio di posizionamento di spazi pubblicitari nella pagina dei risultati di un motore di ricerca da lui gestito certamente opera «nel commercio» quando consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, quando memorizza tali segni, e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti; egli tuttavia non utilizza detti marchi nell’ambito di una propria comunicazione commerciale, e non fa perciò un uso del segno rientrante nella direttiva e nel regolamento sul marchio comunitario (Corte di giustizia CE 23 marzo 2010, in causa C-236-238/08, Google France SARL, Google Inc., Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, Centre National de recherche en relations humaines SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger sarl, Aida 2010, Repertorio IV.3.3).

L’impiego da parte dell’inserzionista di un segno identico al marchio, come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, rientra nella nozione di uso «per prodotti o servizi» ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 (Corte di giustizia CE 23 marzo 2010, in causa C-236-238/08, Google France SARL, Google Inc., Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, Centre National de recherche en relations humaines SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger sarl, Aida 2010, Repertorio IV.3.3).

Il diritto esclusivo di impedire l’utilizzazione di un segno identico per prodotti o servizi identici di cui agli artt. 5, n. 1, lett. a), direttiva marchi, e 9, n. 1, lett. a), RMC, presuppone che l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio; fra queste funzioni rientra la funzione di indicazione d’origine, che può essere pregiudicata quando un inserzionista si posizioni con annunci pubblicitari nella pagina dei risultati di un motore di ricerca attraverso l’uso di un marchio altrui come parola chiave, e ad un tempo l’annuncio così posizionato non consenta o consenta soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente connessa a quest’ultimo o, al contrario, da un terzo (Corte di giustizia CE 23 marzo 2010, in causa C-236-238/08, Google France SARL, Google Inc., Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, Centre National de recherche en relations humaines SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger sarl, Aida 2010, Repertorio IV.3.3).

Il diritto esclusivo di impedire l’utilizzazione di un segno identico per prodotti o servizi identici di cui agli artt. 5, n. 1, lett. a), direttiva marchi, e 9, n. 1, lett. a), RMC, presuppone che l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio; fra queste funzioni rientra la funzione pubblicitaria, che non può essere pregiudicata quando un inserzionista si posizioni con annunci pubblicitari nella pagina dei risultati di un motore di ricerca attraverso l’uso di un marchio altrui come parola chiave, e ad un tempo l’annuncio così posizionato sia visualizzato in modo chiaramente distinto dall’elenco dei risultati della ricerca pertinenti la parola chiave e non costituenti pubblicità inserita a pagamento (cc.dd. risultati naturali della ricerca) (Corte di giustizia CE 23 marzo 2010, in causa C-236-238/08, Google France SARL, Google Inc., Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, Centre National de recherche en relations humaines SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger sarl, Aida 2010, Repertorio IV.3.3).

L’art. 14 della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico è applicabile al prestatore di un servizio di posizionamento di spazi pubblicitari su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati; il prestatore del servizio non può perciò essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato su richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l’accesso agli stessi (Corte di giustizia CE 23 marzo 2010, in causa C-236-238/08, Google France SARL, Google Inc., Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, Centre National de recherche en relations humaines SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger sarl, Aida 2010, Repertorio IV.3.3).

Deve ritenersi vietato l’uso anche virtuale, come domain name aziendale, metatag e indirizzo e-mail, di un segno distintivo simile al marchio rinomato altrui, sia sotto il profilo dell’indebito vantaggio che l’imitatore potrebbe conseguire per effetto della rinomanza del marchio imitato, sia sotto quello del danno che il titolare di tale marchio potrebbe subire (nella specie è stato vietato l’uso come marchio, insegna, domain name aziendale, metatag e indirizzo e-mail del segno “Timcafè”, adottato per un’attività di ristorazione, in quanto costituente contraffazione del marchio “TIM” registrato per servizi di telefonia e ritenuto forte e notorio) (Trib. Bari. ordinanza, 14 novembre 2005, Pres. Napoleone, Est. Magaletti, C.T.M. Communication s.r.l. c. Telecom Italia Mobile s.p.a., Aida 2009, Repertorio IV.3.3).

L’accertamento della confondibilità tra un marchio ed un titolo di pubblicazione periodica dev’essere effettuato in concreto, sulla base di una valutazione unitaria e sintetica sia dei segni distintivi utilizzati per contrassegnare i prodotti, sia del contesto in cui vengono utilizzati (Nel caso di specie è stata annullata la sentenza che aveva escluso la confondibilità tra il marchio “Barbie”, registrato per giocattoli ma anche per pubblicazioni periodiche, e il titolo “Corrierino di Barbara”, in quanto il Giudice di merito non ha proceduto a tale comparazione di sintesi e non ha verificato se i contrassegni in conflitto avessero o meno la medesima portata evocativa della rinomata bambola prodotta dalla Mattel) (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2008 n. 6193, Pres. De Musis, Est. Nappi, Mattel inc, Mattel s.r.l. c. Edigamma, Aida 2009, Repertorio IV.3.3).

Gli artt. 100 e 102 l.d.a. sono applicabili anche quando il titolo-testata da tutelare è registrato come marchio (nella specie si trattata del titolo “Barbie” per una rivista dedicata all’omonima bambola) (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2008 n. 6193, Pres. De Musis, Est. Nappi, Mattel inc, Mattel s.r.l. c. Edigamma, Aida 2009, Repertorio IV.3.3).

L’art. 5 n. 1 lett.b) della direttiva 89/104/Ce sui marchi deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti e servizi identici o simili a quelli per cui esso è stato registrato, quando tale uso non da adito ad un rischio di confusione per il pubblico (Corte CE 12 giugno 2008, in causa C-533/06, Aida 2009, 1254/1).

Il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. è inammissibile quando l’atto di citazione allega che l’attore è titolare del marchio Petruzzelli, la legge 2086/2006 ha espropriato l’immobile Teatro Petruzzelli ma non anche il marchio Petruzzelli, questa legge è costituzionalmente illegittima, i convenuti non possono utilizzare lecitamente il Teatro Petruzzelli per le loro attività teatrali in quanto con ciò utilizzerebbero anche il marchio dell’attore, e chiede al Tribunale di accertare quanto ora detto e di condannare i convenuti al risarcimento dei danni derivanti dall’illecito; con ricorso chiesto e rigettato in corso di causa l’attore ha domandato una tutela anticipatoria degli effetti della sentenza di merito; ed il reclamo chiede il riesame del ricorso senza allegare specifiche ragioni di doglianza (Trib. Bari, ordinanza 15 luglio 2008, Aida 2009, 1297/1).

Non assume funzione descrittiva ed è illecito l’utilizzo del marchio di un altrui spettacolo per pubblicizzare la partecipazione ad un ulteriore e diverso spettacolo di alcuni artisti dello spettacolo originale (Trib. Milano, Sezione IP, 27 ottobre 2008, Pres. De Sapia, Est. Bonaretti, Fascino, Produzione Gestione Teatro s.r.l. c. Bruno Gaggiotti, Music Time Production, Divier Togni 2 s.r.l., Aida 2009, Repertorio IV.3.3).

La tutela del marchio ha un’estensione differente da quella del disegno o modello, poiché, mentre per il marchio bisogna fare riferimento al consumatore medio, dotato di un livello di attenzione medio, nei modelli viceversa il referente è l’utilizzatore informato, ossia una persona, che, se non è proprio un esperto del settore, è molto più attento ai dettagli (Trib. Torino, ordinanza 20 marzo 2008, G.D. Donato, Daimlerchrysler AG c. Nord-Auto s.r.l., O.M.C.I. s.r.l., Aida 2008, Repertorio IV.3.3).

Due marchi composti da un’identica locuzione (nella specie, Salento Channel) e differenziati nei caratteri delle lettere, nei colori e nella grafica sono comunque confondibili (Trib. Bari, 9 maggio 2008, Aida 2008, 1249/1).

La confusione iniziale, ossia quella che si manifesta solo in una prima fase dell’approccio al prodotto o al servizio contraddistinto dal segno dell’imitatore, è di per sé sufficiente a determinare l’approfittamento per l’imitatore e – di converso – un pregiudizio per il titolare del marchio imitato, ci cui configura pertanto una contraffazione (Trib. Napoli, 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 AG, Puntogioco 24 c. Celotto, C’è Consulting, Aida 2007, Repertorio IV.3.3)

Il rischio di confusione fra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, e fra l’altro dell’esistenza di un significato chiaro e determinato di uno dei segni in conflitto (nella specie, Picasso), tale da neutralizzare somiglianze visive e fonetiche con un segno (nella specie, Picaro) dotato di significato diverso sul piano concettuale (Corte CE, 12 gennaio 2006, in causa C-361/04, Eredi Ricasso c. Daimler Chrysler AG, Aida 2007, Repertorio IV.3.3).

Il segno Picasso è privo di carattere distintivo intrinseco al settore delle automobili, e non è perciò dotato di un valore distintivo così elevato da estendere la propria tutela di fronte all’utilizzazione di segni foneticamente simili, ma dotati di diverso significato (Corte CE, 12 gennaio 2006, in causa C-361/04, Eredi Ricasso c. Daimler Chrysler AG, Aida 2007, Repertorio IV.3.3).

Il rischio di confusione fra marchi (nella specie, Picasso e Picaro) deve essere valutato in relazione al grado di attenzione prestato dal consumatore al momento dell’acquisto, ed è minore quando le caratteristiche obiettive di un dato prodotto implicano che il consumatore medio lo acquisti solo al termine di un esame particolarmente attento; resta invece irrilevante che in circostanze estranee al momento dell’acquisto i consumatori prestino minore attenzione alle caratteristiche del prodotto (Corte CE, 12 gennaio 2006, in causa C-361/04, Eredi Ricasso c. Daimler Chrysler AG, Aida 2007, Repertorio IV.3.3).

I termini «olimpico» e «olympic» sono intimamente collegati dal pubblico ai moderni giochi olimpici, sono validamente registrabili come marchi dal CIO e costituiscono anzi marchi forti (Trib. Venezia, 23 gennaio 2006, Aida 2007, 1149/2).

La tutela del marchio «olympic» si estende a tutte le variazioni che lascino sussistere l’identità sostanziale del cuore del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume la sua spiccata attitudine individualizzante (Trib. Venezia, 23 gennaio 2006, Aida 2007, 1149/3).

La tutela del marchio registrato si estende agli usi che abbiano una funzione di decorazione, almeno quando il grado di somiglianza sia comunque tale da indurre il pubblico a stabilire un nesso con il marchio registrato (Trib. Venezia, 23 gennaio 2006, Aida 2007, 1149/4).

Anche la tutela del marchio che gode di rinomanza presuppone la somiglianza tra i segni distintivi in conflitto, che, anche se non è tale da cagionare un rischio di confusione/associazione, non può consistere in qualsiasi interferenza tra i marchi, ma solo in quelle che incidono, in primo luogo, sui profili distintivi, caratterizzanti i marchi stessi (nel caso di specie si è esclusa la somiglianza tra due marchi complessi, entrambi relativi a prodotti elettronici, la cui parte denominativa era costituita rispettivamente dalle parole “Intel Inside” e “Genoa Power Inside”). (Trib. Napoli, 2 febbraio 2006, Pres. Lipani, Est. Casaburi, Intel Corporation c. S.B.F. Elettronica, Aida 2007, Repertorio IV.3.3).

L’inserimento in un marchio di un elemento suggestivo non consente al titolare di vietare l’uso del medesimo elemento in un altro marchio per esprimere la medesima suggestione (Trib. Napoli, 2 febbraio 2006, Pres. Lipani, Est. Casaburi, Intel Corporation c. S.B.F. Elettronica, Aida 2007, Repertorio IV.3.3).

Il segno distintivo di una squadra di calcio ricavato dal nome della città di appartenenza (nella specie, Salernitana) è estremamente debole e non può dirsi contraffatto quando venga integralmente ripreso con l’aggiunta di ulteriori elementi (nella specie, Salernitana Calcio 1919) (Trib. Napoli, ordinanza 18 aprile 2006, Aida 2007, 1159/5).

Le registrazioni di marchio riguardanti le denominazioni “Il migliore in campo” o “Il migliore in campo del campionato” da utilizzare quali titoli per programmi televisivi sul calcio sono nulle perché hanno per oggetto segni descrittivi o comunque volgarizzati. (Trib. Milano, Sezione IP, 15 novembre 2006, Pres. Migliaccio, Est. Bonaretti, Media Projects s.r.l. c. Telepiù s.p.a., Europa TV s.p.a., Sky Italia s.r.l., Aida 2007, Repertorio IV.3.3)

Sono tra loro confondibili i marchi registrati per riviste W.I.T.C.H. Will Irma Taranee Cornelia Hay Lin e rispettivamente Winx Club, e nemmeno i corrispondenti Witch e Winx (Trib. Bologna, 2 agosto 2004, Giud. Guidotti, The Walt Disney Company Italia s.p.a. c. Rainbow s.r.l., Play Press s.r.l., Disney Enterprises Inc., Aida 2005, Repertorio IV.3.3).

I marchi Puntogioco e Puntogioco24.it registrati anche per la classe 41, che comprende l’organizzazione della partecipazione a lotterie e a giochi d’azzardo e la distribuzione di biglietti di lotterie, ed il domain name puntogioco.24.it, che contraddistingue un sito nel quale viene svolto un servizio che consente di giocare alle lotterie statali a mezzo Internet, sono contraffatti dai domain names puntogioco.biz e puntogioco.info, utilizzati per un sito in cui vengono svolti servizi di consulenza attinente al mercato dei giochi e delle scommesse telematiche (Trib. Napoli, ordinanza 7 luglio 2005, Giud. Casaburi, Tipp 24 A.G. Puntogioco24 s.r.l. c. Celotto Domenico, C’è Consulting s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.3.3).

E’ illecito l’uso di un domain name confondibile con un segno distintivo altrui, e ciò indipendentemente dalla volontà di ottenere un ingiusto profitto attraverso la registrazione del DNS (Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, Aida 2004, 961/1).

Chi sostenga la legittimità dell’uso di segni distintivi altrui assumendo di essere distributore di prodotti originali marcati dai segni medesimi ha l’onere di provare questa sua affermazione (Trib. Monza, ordinanza 16 luglio 2002, Aida 2004, 966/5).

E’ illecito l’utilizzo dell’altrui segno distintivo come metatag all’interno di un sito internet (Trib. Monza, ordinanza 16 luglio 2002, Aida 2004, 966/6).

Il titolare (nella specie, un ente pubblico territoriale) di un marchio collettivo consistente in una denominazione geografica (nella specie, relativa al territorio amministrato dall’ente pubblico), registrato per contraddistinguere i prodotti di qualità controllata caratteristici della zona ed il materiale di propaganda dei prodotti stessi, non può impedire l’utilizzazione della medesima denominazione all’interno di un DNS di un sito Internet contenente informazioni relative a servizi turistici e di propaganda di manifestazioni della zona: servizi che non sono affini ai prodotti per cui il marchio collettivo è stato registrato (Trib. Bolzano sezione di Brunico, 30 agosto 2003, Aida 2004, 988/2).

La disciplina relativa alla tutela allargata del marchio rinomato non vale per i marchi collettivi, che dunque non estendono il loro ambito di tutela di prodotti non affini (nella specie, il tribunale ha escluso che il titolare di marchio collettivo geografico, registrato per contraddistinguere i prodotti di qualità controllata caratteristici della zona ed il materiale di propaganda dei prodotti stessi, potesse impedire l’utilizzazione della medesima denominazione geografica all’interno di un DNS relativo ad un sito contenente informazioni relative a servizi turistici e di propaganda di manifestazioni della zona) (Trib. Bolzano sezione di Brunico, 30 agosto 2003, Aida 2004, 988/3).

Il rischio di confusione ex art.8 n. 1 lett. b) RMC deve essere valutato a mezzo di una valutazione globale che implica una certa interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati: cosicché un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (nella specie la pretesa contraffazione riguardava un marchio costituito dal nome del noto personaggio dei fumetti Asterix) (Tribunale CE 22 ottobre 2003,  Pres. Tiili, Rel. Gulmann, Les Éditions Albert René c. UAMI, Aida 2004, , Repertorio IV.3.3 )

La duplicazione illecita di un programma per elaboratore da parte di un rivenditore di hardware comporta anche la contraffazione dei marchi del software contraffatto, che compaiono nelle immagini visualizzate sullo schermo del computer durante l’uso del programma (Trib. Udine, 29 aprile 2004, Aida 2004, 1008/1).

Nel giudizio di contraffazione al top level domain (nella specie: .it piuttosto che .com) non va attribuita alcuna valenza distintiva (Trib. Modena, ord. 1 agosto 2000, Aida 2003, 889/2).

La semplice «apertura» di un sito contraddistinto da un domain name confliggente con un marchio altrui è illecita, e non può essere assimilata alla mera registrazione (per se lecita) del marchio confondibile non accompagnata dall’uso del segno: perché qui v’è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei «navigatori» di Internet (Trib. Modena, ord. 1 agosto 2000, Aida 2003, 889/3).

I servizi di informazione offerti sul proprio sito web direttamente dal titolare possono essere considerati affini ai servizi di creazione di siti web e di hosting di portali relativi all’attività di terzi, perché anche in quest’ultimo caso il sito rende reperibili informazioni che gli utenti della rete ben possono ritenere offerte da chi mette a disposizione lo spazio web (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/3).

Il prevalente uso dell’acronimo «IOL» da parte del titolare del marchio «Italia Online» non fa venir meno la contraffazione di chi utilizzi un segno identico a quest’ultimo, comunque usato dal titolare legittimo in via telematica e pubblicitariamente (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/6).

Il marchio registrato Coveca usato per distinguere caffè gode di rinomanza ed è contraffatto dall’uso dei domain names covecacaffe.it e covecacaffe.com usati per distinguere siti contenenti inserzioni pubblicitarie (Trib. Genova, ordinanza 18 dicembre 2000, Giud. Vigotti, Covim s.p.a. c. Nuova Ediltecno di Pistarino, Aida 2003, Repertorio IV.3.3).

La ripresa in un domain name altrui degli elementi denominativi di un marchio complesso non costituisce contraffazione quando questi elementi denominativi siano meramente generici ed il marchio abbia capacità distintiva soltanto in virtù dell’originalità della loro caratterizzazione grafica (Trib. Bergamo, ordinanza 5 maggio 2001, Giud. Giraldi, P.F.I. Promotion Franchising, Initalia Network s.r.l., Planet Service, Aida 2003, Repertorio IV.3.3).

Viola l’art. 1 co. 1 lett. c) l.m. chi adotta per i propri siti domain names identici ad un marchio famoso e totalmente estranei alla sua ragione sociale allo scopo di richiamare la clientela, collegando in qualche modo la propria attività a quella del titolare di questo marchio, e quindi di trarre indebitamente profitto dall’altrui rinomanza (Trib. Napoli, 19 febbraio 2002, Pres. Montella, Est. Certi, Compact Italia c. Intesa BCI s.p.a., Aida 2003, Repertorio IV.3.3).

Non è illecito l’uso del marchio di un produttore come metatag del sito di un produttore concorrente che vende tuttavia anche i prodotti del primo (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, Aida 2003, 914/4).

L’adozione come insegna di un ristorante di un segno distintivo che riproduce il cuore di un marchio rinomato nel settore cinematografico, con l’aggiunta di elementi a loro volta diretti a suggerire l’idea della cinematografia, consente di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio imitato per pubblicizzare l’attività di ristorazione svolta, senza apprezzabile giustificato motivo, e costituisce quindi contraffazione del marchio stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. c l.m. (nella specie, il marchio imitato era costituito da uno scudo di forma gotica, non equiparabile, per foggia, ad uno specifico tipo di scudo conosciuto in araldica, sagomato nella parte superiore e attraversato da una fascia diagonale contenente la parola “Titanus”, ed il segno dell’imitatore era ad esso del tutto corrispondente, salvo che sulla fascia vi comparivano le parole “I Vitelloni” tra due bordi di puntini neri che facevano somigliare la fascia stessa ad una pellicola cinematografica) (Trib. Roma, 25 ottobre 2002, Giud. Iofrida, Titanus s.p.a. c. I Vitelloni).

L’utilizzazione di segni distintivi altrui quale meta–tag non può costituire contraffazione perché non ha carattere di uso in funzione distintiva; né può essere qualificata come pubblicità occulta poiché non palese all’utente è solo il meccanismo tecnico di ricerca mediante stringhe ipertestuali (Trib. Milano, ordinanza 8 febbraio 2002, Aida 2002, 867/3).

In un marchio complesso (nella specie, il marchio «La 7») la prevalenza dell’elemento letterale o numerico deve essere esclusa quando il marchio sia composto anche da elementi grafici che presentino una funzione individualizzatrice di concorrente importanza nel quadro d’insieme del marchio stesso (Trib. Roma, ordinanza 30 luglio 2001, Aida 2002, 855/5).

Ai fini del giudizio di contraffazione (nella specie, di marchi di imprese televisive) è necessario e sufficiente che l’imitazione cada sugli elementi che adempiono ad una specifica funzione individualizzante e differenziatrice; nel marchio complesso la tutela si estende a tutti gli elementi che lo compongono con carattere d’idoneità distintiva e di novità (Trib. Roma, ordinanza 30 luglio 2001, Aida 2002, 855/4).

Il giudice deve procedere all’esame comparativo dei marchi in conflitto  (nella specie, di imprese televisive) non in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, ma in via unitaria e sintetica, attraverso un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti (Trib. Roma, ordinanza 30 luglio 2001, Aida 2002, 855/3).

Il giudizio sulla confondibilità di due marchi (nella specie, di imprese televisive) deve tener conto del modo e del contesto in cui il consumatore percepisce il marchio (Trib. Roma, ordinanza 30 luglio 2001, Aida 2002, 855/2).

Particolari aspetti della posizione occupata sul mercato dalle imprese titolari dei segni distintivi (nella specie: la posizione di «settima concorrente» dopo altre sei reti televisive di proprietà di altre imprese in relazione al marchio «La 7») è argomento del tutto marginale nell’ambito della valutazione di confondibilità (Trib. Roma, ordinanza 30 luglio 2001, Aida 2002, 855/1).

L’espressione «rischio di associazione», di cui all’art. 1 lett. b l.m., va sempre riferita al rischio di confusione per il pubblico, sulla provenienza del prodotto dall’impresa titolare del segno o da un’impresa ad essa legata da rapporti di gruppo o contrattuali, non essendo stata ritenuta meritevole di tutela dal nostro legislatore un’associazione tra segni non rinomati non confusoria, che non crei cioè nel consumatore un errore circa la fonte produttiva del prodotto, e non potendo pertanto rilevare il fatto che il pubblico operi un collegamento meramente psicologico (anche inconscio) trai due segni o che vi sia, per il medesimo, un semplice «sviamento nelflusso delle informazioni sul prodotto», nel senso che, per effetto della somiglianza di quelle informazioni, il secondo marchio richiami alla mente il primo (Trib. Roma, ordinanza 22 giugno 2001, Aida 2002, 852/3).

Vi è differenza tra la tutela contro condotte integranti concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., e quella contro condotte in violazione della legislazione sui marchi, trattandosi, nel primo caso, di una tutela fondata su di un concreto pericolo, un quid pluris rispetto all’uso del marchio o di altro segno distintivo altrui, e, nell’altro caso,di una tutela per la quale è sufficiente un accertamento in astratto sul segno distintivo e sulle caratteristiche delle diverse attività imprenditoriali (Trib. Roma, ordinanza 22 giugno 2001, Aida 2002, 852/2).

Nel conflitto tra marchi che contrassegnano prodotti editoriali, gli stessi non possono che essere valutati, oltre che nell’aspetto fonetico, in quello figurativo e grafico, poiché essi si presentano per essere visti e riconosciuti dal consumatore, che li ricerca e li individua con una selezione prevalentemente visiva (2) (App. Milano, 8 maggio 2001, Pres. SERIANNI – Est. -MARESCOTTI – Casa Editrice Universo s.p.a., Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises Limited, Harlequin Enterprises BV, Gulf & Western, Aida 2002, Repertorio IV.3.3).

Non interferiscono tra loro due marchi di prodotti editoriali contenenti la medesima componente denominativa, quando la confondibilità tra essi risulti esclusa sia dalla strutturale diversità dei contenuti delle pubblicazioni rispettivamente contraddistinte dai marchi in conflitto e dalla relativa diversità dell’organizzazione della struttura imprenditoriale, sia dalla circostanza che l’elemento denominativo comune assumeva, nei rispettivi contesti in cui è usato, significati diversi (nella specie, è stata esclusa l’interferenza tra due marchi contenenti entrambi la parola “Silhouette”, usati rispettivamente per contraddistinguere una collana di romanzi rosa, e una rivista periodica che si occupa di linea, bellezza, benessere e alimentazione)  (App. Milano, 8 maggio 2001, Pres. SERIANNI – Est. -MARESCOTTI – Casa Editrice Universo s.p.a., Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises Limited, Harlequin Enterprises BV, Gulf & Western, Aida 2002, Repertorio IV.3.3).

Nel giudizio di contraffazione a nulla rileva la differenza del suffisso (nella specie: .com anziché.it), che concerne la localizzazione geografica o settoriale dell’elaboratore. (Trib. Milano, ordinanza 24 aprile 2001, Aida 2001, 810/3)

Il segno «bancaidea» appare sufficientemente forte per la originalità che deriva dall’accostamento dei termini «banca» ed «idea», il primo descrittivo, il secondo di fantasia, con risultato non certo comune nel settore delle attività bancarie, finanziarie ed assicurative: ed e’ dunque contraffatto dalla sua utilizzazione  nel domain name «bancaidea.com» per contrassegnare un sito web dedicato ai finanziamenti alle imprese. (Trib. Milano, ordinanza 24 aprile 2001, Aida 2001, 810/2)

L’uso quale titolo per un periodico del segno «forza Bologna» interferisce ex art. 1 co. 1 lett. c) con il diritto sul marchio della nota società calcistica, il quale almeno in ambito regionale gode di rinomanza (1) (Trib. Bologna, decreto 1 febbraio 2001,  Giud. FERRO – Bologna F.C. 1909 s.p.a. c. Grafica San Matteo s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.3.3).

La tutela del marchio (nella specie, costituito dal nome di un personaggio di fantasia e per il quale non era stata allegata una rinomanza) è soggetta al principio di specialità: e non necessariamente perciò si estende a coprire la pretesa di farne uso quale domain name; vi si estende tuttavia quando l’utilizzatore del domain name svolga attività affini a quelle del titolare del segno (Trib. Modena, ordinanza 24 gennaio 2001, Aida 2001, 802/2).

L’uso quale domain name di un marchio rinomato altrui per distinguere un sito offerente servizi non affini a quelli del titolare del segno litigioso non origina periculum in mora, perché non è in grado di produrre uno sviamento definitivo degli utenti della rete. (Trib. Modena, ordinanza 27 luglio 2000, Aida 2001, 776/2)

L’uso come domain name di un altrui marchio rinomato assicura all’utilizzatore l’indebito vantaggio di attrarre all’interno del suo sito i possibili navigatori cibernetici interessati ad avere informazioni sui servizi offerti dal titolare del segno litigioso, ed è dunque illecito ex art. 1 lett. c) l.m. anche se utilizzato per individuare un sito che offra servizi a questi non affini. (Trib. Modena, ordinanza 27 luglio 2000, Aida 2001, 776/1)

La circostanza che il domain name sia assegnato dalla registration authority italiana secondo le proprie regole non può limitare i diritti dei terzi o attenuarne la tutela (Trib. Torino, ordinanza 21 luglio 2000, Aida 2000, 735/3).

Il principio di corrispondenza marchio-dominio non è positivamente sancito nel nostro ordinamento, e finchè Internet non venga in qualche modo inclusa nell’ordinamento giuridico generale gli aspetti operativi, tecnici e logici propri del domain name system prevalgono sull’utilità che la singola impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; poiché dunque la funzione del domain name è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi (Trib. Firenze, ordinanza 10 luglio 2000, Aida 2000, 734/1).

La registrazione di un nome di dominio non ancora attivato è un’attività chiaramente preordinata alla sua utilizzazione per l’esercizio di un’attività commerciale: onde essa fonda il periculum in mora necessario per l’adozione di un’inibitoria dell’uso del domain name che costituisca contraffazione di un altrui marchio registrato (Trib. Reggio Emilia, ordinanza 30 maggio 2000, Aida 2000, 733/4).

Il titolare di un marchio registrato in Italia non può impedire ad un terzo di registrare all’estero un nome di dominio uguale o simile al suddetto marchio: ma a diversa conclusione deve invece pervenirsi con riferimento all’utilizzazione del domain name registrato all’estero per indirizzare gli utenti ad un sito web nel quale vengono offerti o pubblicizzati beni o servizi (Trib. Reggio Emilia, ordinanza 30 maggio 2000, Aida 2000, 733/3).

Il titolare di un marchio nazionale registrato può opporsi all’adozione di un domain name uguale o simile al proprio segno, se a causa dell’identità o affinità tra prodotti o servizi possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione, e se il marchio è celebre o notorio anche nell’ipotesi di uso di segni per prodotti o servizi non affini se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (Trib. Reggio Emilia, ordinanza 30 maggio 2000, Aida 2000, 733/2).

L’attività di organizzazione di un concorso di bellezza contraddistinto dal marchio «Miss Italia» è radicalmente diversa e non confondibile con un’attività di vendita di componenti elettronici; il titolare del marchio organizzatore di concorsi di bellezza non può dunque lamentare alcuna contraffazione da parte dell’impresa di vendita di prodotti elettronici che utilizzi il domain name «missitalia.it» (Trib. Modena, ordinanza 23 maggio 2000, Aida 2001, 767/1).

Costituisce contraffazione di marchio e concorrenza sleale ai danni del Touring club italiano l’uso del segno Touring nell’intestazione delle pagine di un sito web di altro soggetto dedicate all’informazione turistica (Trib. Velletri, ordinanza 20 maggio 2000, Aida 2000, 732/1).

L’uso della parola “Juve” nel titolo di una rivista non può ritenersi avvenuto in funzione meramente descrittiva del contenuto della rivista stessa, dedicata alla squadra di calcio della Juventus, e pertanto costituisce contraffazione del marchio forte consistente nella dicitura “Juventus” registrato anche nella classe relativa ai prodotti editoriali. (Trib. Torino, 13 aprile 2000, Est. VIGONE, Juventus F.C. s.p.a., Rosabella s.r.l. c. Forservice s.r.l., Guido Gosso, Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

La legge marchi offre una tutela di carattere generale nei casi di uso del segno distintivo (nella specie: attraverso la registrazione come domain name) in mala fede, da intendersi quale condizione soggettiva di colui che agisce nella consapevolezza della violazione di preesistenti diritti da altri vantati sul segno distintivo, anche in ipotesi di priorità nel tempo dell’uso identificativo (Trib. Cagliari, ordinanza 30 marzo 2000, Aida 2000, 726/5).

La violazione di un marchio, consumata attraverso il suo impiego quale domain name di un sito Internet non può essere esclusa dalla circostanza che l’utilizzo sia avvenuto previa autorizzazione dell’apposita autorità preposta alla registrazione dei nomi di dominio, nè dal fatto che il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso la registration authority il medesimo nome (Trib. Cagliari, ordinanza 30 marzo 2000, Aida 2000, 726/4).

L’uso di fatto di un marchio che abbia i caratteri di rinomanza comporta il diritto di vietare ai terzi l’uso posteriore del segno (nella specie: attraverso la registrazione come domain name) anche per prodotti non affini, se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio (Trib. Cagliari, ordinanza 30 marzo 2000, Aida 2000, 726/3).

La semplice registrazione di un marchio registrato altrui come nome di dominio, anche se non ancora seguita da alcuna utilizzazione effettiva del domain name, costituisce contraffazione di marchio (Trib. Vicenza, ordinanza 22 marzo 2000, Pres. PAFUNDI, Est. FURLANI, Sangy s.r.l. c. Louis Vuitton Malietier S.A., Aida 2002, Repertorio IV.3.3).

Il marchio registrato italiano Carpoint non è contraffatto dal domain name Carpoint.msm.com  (Trib. Roma, ordinanza 9 marzo 2000, Aida 2000, 723/2).

In sede di attuazione di un provvedimento di inibitoria cautelare che abbia vietato l’utilizzazione quale domain name dell’espressione «bancalavoro», il giudice può ulteriormente vietare che la medesima espressione sia utilizzata anche soltanto per rinviare automaticamente ad un sito identificato attraverso un ulteriore e diverso domain name (nella specie, bancaprofessioni) (Trib. Milano, ordinanza 7 marzo 2000, Aida 2001, 761/1).

Costituisce lesione del diritto assoluto all’utilizzazione esclusiva del marchio registrato Rai della Rai Radiotelevisione italiana ex artt. 1 e 13 l.m. e ad un tempo concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 c.c. l’utilizzo del marchio RAI ad opera di un’agenzia giornalistica quale parte del suo indirizzo Internet (nella specie: www.tqs.it./cyber/tgrai) e come intestazione della pagina di presentazione del relativo sito internet dedicato tra l’altro ad un servizio di rassegna stampa dei telegiornali ed in particolare di quelli della RAI (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/1).

Il marchio «bancalavoro», pur debole, appare tutelabile per l’originalità conferita dall’unione delle due parole, ed è contraffatto dall’utilizzazione quale domain name dell’espressione «bancalavoro.net» (Trib. Milano, ordinanza 3 febbraio 2000, Aida 2001, 757/1).

La registrazione e l’uso del domain name www.touring.it costituisce contraffazione di marchio e concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. ai danni del Touring club italiano (che nella specie aveva adottato il domain name www.touring.it) (Trib. Viterbo, ordinanza 24 gennaio 2000, G.D. LO SINNO, Touring Club Italiano, Touring Editore s.r.l. c. Maurizio Vecchi, Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

Il periculum in mora necessario alla concessione di un’inibitoria urgente dell’uso di un altrui marchio come domain name (nella specie: frette.com) non è escluso dal fatto che il medesimo segno può essere registrato con differenti top level domain names, quali .org, .net: perché le attività commerciali si svolgono notoriamente nell’ambito di siti caratterizzati dal suffisso com mentre i siti caratterizzati da diversi suffissi sono destinati a svolgere altre funzioni (Trib. Roma, ordinanza 22 dicembre 1999, Aida 2000, 711/6)

L’uso di un altrui marchio registrato come domain name viola il diritto esclusivo del titolare del marchio (Trib. Roma, ordinanza 22 dicembre 1999, Aida 2000, 711/4)

Un marchio registrato non può essere registrato da terzi come domain name senza realizzare contraffazione di marchio e, a seconda dei casi, concorrenza sleale (Trib. Roma, ordinanza 22 dicembre 1999, Aida 2000, 711/3)

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibitoria dell’uso di un domain name che il ricorrente assuma contraffazione di un proprio marchio registrato può essere formulato e proposto già con l’atto di citazione (Trib. Roma, ordinanza 22 dicembre 1999, Aida 2000,  711/1)

La riproduzione dell’immagine di un personaggio noto effettuata senza il suo consenso è vietata quando sia l’effetto di un’attività meramente pubblicitaria, ovvero quando il fine prevalente non è quello informativo, bensì quello del mero lucro (nella specie si è ritenuta illecita l’inclusione non autorizzata in un calendario delle immagini di alcuni calciatori della Juventus). (Trib. Torino, 5 novembre 1999, Est. ARAGNO, Juventus F.C. s.p.a. ed altri c. Forservice s.r.l. , Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

Il diritto di marchio non consente di vietare l’uso dello stemma e del nome di una squadra di calcio (nella specie: la Juventus) per scrivere su tale squadra, ma consente di opporsi all’uso di tale segno che sia fatto per pubblicizzare un prodotto (nella specie: un calendario) che ha una sua autonoma funzione ben diversa da quella di fornire informazioni in merito alla squadra o ai suoi giocatori, e cioè quando tale uso venga effettuato per indurre il pubblico dei consumatori, attratti dalla particolare forza evocativa del segno, ad acquistare il prodotto. (Trib. Torino, 5 novembre 1999, Est. ARAGNO, Juventus F.C. s.p.a. ed altri c. Forservice s.r.l., Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

Il marchio complesso costituito dalla parola “Juventus”, dai colori bianco e nero e da un animale stilizzato, marchio che viene utilizzato anche per contraddistinguere calendari, deve ritenersi forte in ogni sua componente, cosicché ne costituisce contraffazione l’uso, sempre per calendari, della parola “Juventissima” accompagnata da strisce bianche e nere. (Trib. Torino, 5 novembre 1999, Est. ARAGNO, Juventus F.C. s.p.a. ed altri c. Forservice s.r.l., Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

L’utilizzo di un domain name idoneo ad essere confuso dagli utenti di Internet con quello di un famoso motore di ricerca è illecito in base all’art. 2598 n. 1 c.c., e così precisamente rappresenta un’attività di concorrenza sleale sul mercato della pubblicità via Internet (nella specie il domain name litigioso era stato registrato ed usato per distinguere un sito relativo alla compravendita di immobili) (Trib. Genova, ordinanza 13 ottobre 1999, Aida 2000, 704/1).

La registrazione di un domain name contenente un marchio altrui da parte di chi non abbia titolo a farne uso determina un effetto paralizzante della registrazione di questo marchio come domain name da parte del suo titolare, ed integra così una violazione delle norme che presiedono alla correttezza e lealtà della concorrenza nell’accesso ai sistemi informativi integrati e alla loro utilizzazione (Trib. Genova, ordinanza 17 luglio 1999, Aida 2000, 700/3).

L’uso del domain name Altavista.it per distinguere un sito gestito da un’impresa operante in campo informatico costituisce contraffazione del marchio Altavista (Trib. Genova, ordinanza 17 luglio 1999, 700/2).

La tutela dei segni distintivi delle società calcistiche va contemperata con l’esigenza di identificare la squadra come oggetto, con la conseguenza che deve ritenersi lecita l’evocazione del nome e dei colori della squadra in relazione alla diffusione di notizie, informazioni, prodotti che in qualche modo la richiamino, con il solo limite, sul piano della commercializzazione di questi prodotti, della necessità di una anche lieve differenziazione che consenta di non attribuire o associare tali prodotti alla società calcistica intesa quale società produttrice di servizi e non come squadra di calcio. (Trib. Milano, 6 maggio 1999, Est. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l. c. ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

L’uso non autorizzato del nome “Interissima” sulla copertina di un calendario dedicato alla squadra di calcio dell’Inter non costituisce contraffazione del marchio “Inter” facente capo all’omonima società calcistica, in quanto tale uso non è effettuato in funzione di marchio, di segno, cioè, distintivo di un prodotto o di un servizio riferibile al titolare o ai suoi licenziatari, ma in funzione meramente identificativa del contenuto della pubblicazione e quindi con finalità descrittiva del medesimo e perciò consentita dall’art. 1-bis l.m.. (Trib. Milano, 6 maggio 1999, Est. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l. c. ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

Il marchio dell’AGIP consistente nel disegno di un cane a sei zampe dalla cui bocca esce una fiammata in campo giallo delimitato da una linea scura deve ritenersi rinomato, cosicché la sua riproduzione non autorizzata su magliette, accompagnato dalle parole “Acid Self Area”, ne costituisce contraffazione ai sensi dell’art. 1, lett. c l.m. in quanto idonea ad arrecare un indebito vantaggio all’utilizzatore ed un pregiudizio alla rinomanza del marchio (Trib. Milano, 4 marzo 1999 Giud. RODA BOGETTI, Agip Petroli s.p.a. c. Dig It International s.r.l., Ambrosiana Serigrafica s.r.l., Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

Nel caso di uso di domain name su Internet costituente violazione di un altrui diritto di marchio e sulla denominazione sociale può essere ordinato all’utilizzatore del domain name, con provvedimento cautelare, di cancellare la registrazione presso la R.A. Italiana, può essere inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento cautelare per estratto su un quotidiano e sulla rete Internet, onerando la parte tenutavi all’apertura di un nuovo sito sostitutivo di quello contrassegnato con il domain name rimosso, al fine di eseguire l’ordine di pubblicazione sulla rete (Pret.  Valdagno, ordinanza 27 maggio 1998, Aida 2000, 666/2).

Il diritto dell’imprenditore al proprio nome e ai propri marchi si estende anche all’uso dei medesimi come domain name su Internet (Pret.  Valdagno, ordinanza 27 maggio 1998, Aida 2000, 666/1).

Quando un segno confondibile con un marchio registrato viene usato in un settore contiguo ai generi merceologici per i quali la registrazione è stata effettuata, non può aprioristicamente negarsi che in tempi successivi il titolare del marchio possa ampliare la propria attività in un mercato di sbocco comprendente il settore in questione, cosicché la tutela del marchio si estende anche a tale settore (nella specie il marchio era stato registrato per apparecchi fonografici e dischi ed il segno confondibile con esso era usato per contraddistinguere un’attività musicale) (Trib. Milano, ordinanza 1 aprile 1998, Pres. PATRONE, Associazione Laicale Religiosa Angelicum c. Cooperativa Angelicumusica, Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

L’uso del marchio altrui da parte di un imprenditore per indicare la destinazione dei propri prodotti a fungere da accessori dei prodotti contraddistinti da tale marchio è lecito solo in quanto avvenga con modalità tali da non ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento della produzione da parte dell’imprenditore in questione non solo degli accessori, ma anche dei prodotti cui essi sono destinati (Trib. Verona, ordinanza 25 maggio 1999, G.I. ZATTONI, Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s., Aida 1999, Repertorio IV.3.3).

L’uso del marchio altrui da parte di un imprenditore per indicare la destinazione dei propri prodotti a fungere da accessori dei prodotti contraddistinti da tale marchio è lecito solo in quanto avvenga con modalità tali da non ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento della produzione da parte dell’imprenditore in questione non solo degli accessori, ma anche dei prodotti cui essi sono destinati (Trib. Verona, ordinanza 25 maggio 1999, G.I. ZATTONI, Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s., Aida 1999, Repertorio IV.3.3).

L’uso del marchio altrui da parte di un imprenditore per indicare la destinazione dei propri prodotti a fungere da accessori dei prodotti contraddistinti da tale marchio è lecito solo in quanto avvenga con modalità tali da non ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento della produzione da parte dell’imprenditore in questione non solo degli accessori, ma anche dei prodotti cui essi sono destinati (Trib. Verona, ordinanza 25 maggio 1999, G.I. ZATTONI, Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s., Aida 1999, Repertorio IV.3.3).

Va inibito l’uso di un domain name eguale al marchio anteriore altrui (nella specie: Technovideo, usato per distributori automatici di videocassette) quando sia possibile ritenere, anche in base al tenore della corrispondente pagina web, che l’uso di tale domain name sia fatto in funzione della pubblicizzazione di una linea di prodotti del titolare del sito contraddistinti da un marchio eguale a quello anteriore altrui o comunque perseguendo la finalità confusoria di creare nella clientela il convincimento della produzione da parte della propria impresa della linea di prodotti contraddistinta da tale marchio (Trib. Verona, ordinanza 25 maggio 1999, G.I. ZATTONI, Technoware Engineering s.p.a. c. Effedi s.a.s., Aida 1999, Repertorio IV.3.3).

Una squadra di calcio che abbia registrato il proprio nome come marchio non può vietare l’evocazione di tale nome nella diffusione di notizie, informazioni, prodotti che in qualche modo richiamano la squadra; questi prodotti devono tuttavia presentare differenziazioni anche lievi che consentano di non attribuirli o associarli alla squadra, intesa come società produttrice di servizi e non come squadra di calcio (Trib. Milano, 8 maggio 1999, G.U. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l., ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., Aida 1999, Repertorio IV.3.3).

In un marchio complesso costituito da elementi grafici e dal nome di un teatro/ditta della relativa azienda teatrale quest’ultimo elemento costituisce il cuore del marchio (App. Bari, 2 dicembre 1998, Aida 1999, 625/2).

Il titolare del marchio che gode di rinomanza ha il diritto di vietare, ex art. 1 co.1 lett. c) l.ma., l’uso non autorizzato da parte di terzi del proprio segno su Internet come domain name per contraddistinguere un sito che si occupa di attività diverse da quelle per le quali il marchio è registrato, quando il presentare prodotti e servizi trattati dal titolare del sito non quel domain name comporta il vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio e comunque il pericolo di pregiudizio per quest’ultimo che vede il suo nome associato a servizi o prodotti non da lui provenienti (Pret. circondariale Vicenza, ordinanza 6 luglio 1998, Aida 1999, 609/3).

Le regole per l’attribuzione di domain name sono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di Internet, le quali non possono pregiudicare gli altrui diritti sui marchi (Pret. circondariale Vicenza, ordinanza 6 luglio 1998, Aida 1999, 609/2).

Il diritto dell’imprenditore al proprio nome e ai propri marchi si estende anche all’uso dei medesimi come domain name su Internet (Pret. Valdagno, ordinanza 27 maggio 1998, Pret. PORCARI, Peugeot Automobili Italia s.p.a., Automobiles Peugeot s.a. c. GEL Automazione di Rubega Silvano, Int. Gold Service s.r.l., Aida 1999, Repertorio IV.3.3).

Il titolo di una biografia costituito dal nome del personaggio che ne forma oggetto accompagnato da un aggettivo estremamente generico (nella specie: Il Giovane Toscanini, per un’opera letteraria dedicata al maestro Arturo Toscanini) non può essere tutelato contro l’adozione del medesimo titolo per un film dedicato allo stesso personaggio, sia perché tale titolo per la sua mancanza di originalità non è idoneo a stabilire un rapporto diretto con l’opera alla quale si riferisce individuandola e distinguendola dalle altre, sia perché comunque le opere in questione sono di genere completamente diverso, trattandosi nel primo caso di un’opera letteraria destinata ad una cerchia di lettori piuttosto ristretta e nel secondo di un’opera cinematografica realizzata per essere distribuita a livello internazionale per un pubblico molto più vasto ed indifferenziato, cosicché il comportamento allegato non è idoneo a provocare confusione (Trib. Roma, 19 settembre 1997, Pres. DE FIORE, Est. MAZZACANE, Gaspare Nello Vetro c. Italian International Film, Gianfranco Corsi, Carthago Film S.A., Aida 1998, Repertorio IV.3.3).

La sigla S.A.F.A. utilizzata come sigla di una società sportiva operante nel settore del nuoto, ancorché costituisca l’acrostico delle parole « Swimming Academy Five Activities » contenute nella denominazione integrale di essa, è confondibile con la sigla SA.FA. utilizzata dalla Casa Generalizia dei Fratelli della Sacra Famiglia per contraddistinguere le proprie attività in molti settori dello sport, fra cui il nuoto (Trib. Torino ordinanza 11 agosto 1997, G.D. BMWTo, Società Cooperativa r.l. Nuova SA.FA. 2.000, Casa Generalizia dell’Istituto dei Fratelli della Sacra Famiglia c. Società Cooperativa r.l. Ente Sportivo Libertas, Swimming Accademy Five Activities Nuoto Torino, E.S.L. S.A.F.A. Nuoto Torino, Aida 1998, Repertorio IV.3.3).

L’uso di un domain name su Internet che riproduca un marchio registrato da altra società e da essa stessa utilizzato quale nome di dominio ne integra la contraffazione e costituisce atto di concorrenza sleale in quanto idoneo a creare confusione tra gli utenti, ma solo limitatamente ai servizi resi nel settore di attività comune ad entrambe le parti (Trib. Milano, ordinanza 22 luglio 1997, Aida 1998, 535/1).

Il marchio “Crazy time” utilizzato per una rivista musicale distribuita in edicola con annesso CD è un marchio debolissimo, tutelabile solo limitatamente alla particolare combinazione delle due parole “crazy” e “time” e alla grafia con cui sono realizzate, e come tale non è contraffatto dal marchio “Crazy dance” utilizzato per contraddistinguere un programma televisivo musicale. (Trib. Padova, 9 giugno 1997, Pres. CERA, Est. POZZAN, New Sound s.r.l. c. Crazy Dance Network s.r.l., Aida 1999, Repertorio IV.3.3).

L’uso su Internet di un domain name, identico ad un marchio registrato da un terzo, per identificare un sito web attraverso il quale ‑ sia pure in via mediata ‑ gli utenti siano in grado di accedere alla fruizione di servizi coperti dalla registrazione del marchio del terzo, integra una contraffazione di marchio e legittima il titolare ad ottenere in via cautelare l’inìbitoria dell’ulteriore uso del domain name contestato (Trib. Milano, ordinanza 3 giugno 1997, Aida 1998, 531/2).

Quando un’impresa diffonde via Internet un messaggio pubblicitario che usi illecitamente un marchio altrui senza il consenso del suo titolare, il giudice delegato investito ex art. 63 I.m. può inibire l’ulteriore uso del marchio in questione, e disporre la pubblicazione dell’ordinanza su quotidiani ed anche sul sito Internet del ricorrente, per un determinato tempo, a cura del ricorrente ed a spese del resistente (Trib. Genova, ordinanza 23 gennaio 1997, Aida 1997, 485/1).

L’utilizzazione di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su di un sito Internet non costituisce concorrenza sleale quando tale marchio non sia dotato di originalità e creatività e quando non sussista affinità tra l’attività svolta dal titolare e dal terzo utilizzatore (Trib. Pescara ordinanza 10 gennaio 1997, Aida 1998,  519/1).

Il rafforzamento di un marchio complesso in conseguenza dell’uso fattone dal titolare opera solo « all’esterno », incrementando la capacità distintiva del marchio unitariamente inteso nell’indissolubile insieme degli elementi che lo compongono, ma non ha alcuna incidenza « interna » nel rapporto sul grado d’originafità delle sue singole componenti (nella fattispecie si discuteva del marchio Pagine Gialle) (Tríb. Milano, ordinanza 10 dicembre 1996, Aida 1997, 483/2).

L’adozione di una delle componenti di un marchio complesso forte in un marchio successivo implica il carattere contraffattivo del marchio posteriore solo quando tale adozione sia idonea a determinare la confondibilità dei segni medesimi in base a valutazioni riflettenti l’impressione di sintesi dell’insieme delle caratteristiche salienti di ciascuno dei marchi in conflitto (nella specie è stato escluso che costituisca contraffazione del marchio‑titolo « Pagine Gialle » l’adozione del marchio‑titolo « Pagine Utili » per una pubblicazione dello stesso genere) (Trib. Milano, ordinanza 10 dicembre 1996, Aida 1997, 483/1).

Costituiscono contraffazione di marchio e atto di concorrenza sleale confusoria: la produzione e la vendita di gadgets portanti il nome di una società calcistica (nella specie: l’Internazionale) registrato come marchio per tali generi di prodotti, o emblemi tipici di detta società egualmente registrati come marchi, o altre indicazioni idonee a far legittimamente ritenere ad eventuali terzi acquirenti di aver a che fare con beni provenienti, o autorizzati, da tale società; e la pubblicazione di un periodico (nella specie: Super Inter) che per le sue caratteristiche è confondibile con l’organo ufficiale di stampa della società medesima (Trib. Novara, 24 giugno 1996, Pres. BARELLI INNOCENTI, Est. MACCARRONE, Inter F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.3).

Non può essere tutelato oltre il limite dell’affinità merceologica un marchio di cui non sia provata la rinomanza e che anzi risulti divenuto di uso generalizzato nel settore commerciale in cui operano le parti, cosicché ne è incerta anche la validità (nella specie si sono ritenuti di uso generalizzato nell’ambito dell’organizzazione di eventi culturali, musicali e sportivi, in relazione alla presenza di numerose anteriorità, i marchi « Eventi »e « E 20 ») (Trib. Milano, ordinanza 9 gennaio 1996, Est. GROSSI, Eventi s.r.l. c. E 20 s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.3).

Non sono tra loro affini l’attività di produzione di articoli venduti in connessione ad eventi culturali, musicali e sportivi e di consulenza per l’organizzazione di tali eventi, e quella di fornitura di servizi collaterali (personale di sicurezza, facchinaggio, ecc.) per le manifestazioni musicali, in particolare concerti (Trib. Milano, ordinanza 9 gennaio 1996, Est. GROSSI, Eventi s.r.l. c. E 20 s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.3).

La testata « Super Inter » non è confondibile con la testata « Inter Football Club », anche tenuta presente l’esistenza sulla copertina del primo periodico del nome dell’editore (Tríb. Milano, 29 maggio 1995, Pres. RODA BOGE‑Fri, Est. ROSA, F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore, Aida 1997, Repertorio IV.3.3).

La circostanza che un marchio complesso sia costituito dalla raffigurazione di un personaggio di fantasia e dal nome di tale personaggio (nella specie: « Fido Dido ») non èidonea ad escludere la confondibilità di tale marchio con un marchio anteriore, registrato per gli stessi prodotti, il cui cuore sia costituito da unnome simile (nella specie: « Dìdo »), quando non sia provato che il personaggio in parola, in quanto ormai universalmente noto, sia immediatamente riconoscibile dalla generalità dei consumatori (Trib. Roma, 25 marzo 1995, Pres. Bucci, Est. MALPICA, Dido s.p.a. c. Fido Dido Inc., Aida 1997, Repertorio IV.3.3).

Poiché la valutazione circa la capacità distintiva e la confondibilità dei segni va compiuta alla stregua delle nozioni, anche culturali, e del modo di ragionare del consumatore medio del prodotto cui i segni si riferiscono, devono ritenersi segni deboli e non confondibili tra loro i marchi « Exoteritalia » e « Exoteria » adottati da due associazioni culturali esoteriche, benché la radice « exoter‑ » abbia un significato che èl’esatto contrario di « esoterico », essendo questo significato certamente ignoto al pubblico di riferimento (Trib. Torino, 30 novembre 1994, Pres. RiSCHIN, Est. Scotti, Centro Esoterico Iniziatico Cimmero Lakhor c. Exotericlub Endas, Aida 1997, Repertorio IV.3.3).

Quando il nome ed i colori, registrati anche come marchio, di una squadra di calcio siano ormai entrati a far parte del patrimonio collettivo per la loro notorietà, non costituisce contraffazione di marchio, concorrenza sleale e violazione della denominazione sociale l’uso che di tale marchio venga fatto da terzi nella diffusione di notizie, informazioni, prodotti (anche c.d. gadgets) che in qualche modo richiamano la squadra di calcio, con il solo limite della necessità per i terzi di introdurre una anche lieve differenziazione dei propri prodotti che consenta di non attribuirli o associarli alla società sportiva, intesa come società produttrice di servizi (Trib. Milano, 28 novembre 1994, Aida 1995, 337/1).

Quando un segno confondibile con un marchio registrato viene usato in un settore contiguo ai generi merceologici per i quali la registrazione è stata effettuata, non può aprioristicamente negarsi che in tempi successivi il titolare del marchio possa ampliare la propria attività in un mercato di sbocco comprendente il settore in questione, cosicché la tutela del marchio si estende anche a tale settore (nella specie il marchio era stato registrato per apparecchi fonografici e dischi ed il segno confondibile con esso era usato per contraddistinguere un’attività musicale) (Trib. Milano, ordinanza 1 aprile 1993, Pres. PATRONE, Associazione Laicale Religiosa Angelicum c. Cooperativa Angelicumusica, Aida 2000, Repertorio IV.3.3).

Il semplice abbinamento del nome di un noto teatro ad una bevanda moderatamente alcoolica non è di per sé necessariamente pregiudizievole alla fama, al decoro, ed al credito del corrispondente ente lirico, e non viola dunque necessariamente l’art. 21 co. 2‑3 l.m. vecchio testo (Trib. Milano, 28 gennaio 1993, Aida 1994, 225/5).

Il divieto ex art. 14 l.m. vecchio testo di inserire nel proprio marchio l’altrui ditta, denominazione o ragione sociale, non è assoluto, ma circoscritto in prospettiva concorrenziale in quanto condizionato dalla concreta possibilità di confusione tra le attività di imprese diverse con il conseguente pericolo in ordine alla provenienza dei prodotti (Trib. Milano, 28 gennaio 1993, Aida 1994, 225/4).

Sono tra loro affini le trasmissioni radiofoniche e rispettivamente i trattenimenti in discoteca, in quanto entrambe hanno riguardo ad un pubblico di consumatori di musica, si collocano nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo, toccano il settore della musica e della danza. (Trib. Pesaro, 16 luglio 1992, Aida 1993, Pres. FIORE, Est. CORMIO, Radiostudio 105 s.r.l., Alberto Hazan c. Angelo Castro, Aida 1993, Repertorio IV.3.3).

L’uso di una testata confondibile con quella altrui registrata come marchio può costituire contraffazione di marchio e concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c. (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/2).

 

3.4 azioni e sanzioni: v. anche IV.5, VII.8

In base alla legislazione americana, l’uso di un marchio effettuato negli Stati Uniti dal distributore di prodotti importati già recanti all’origine tale marchio non legittima il distributore a registrare il marchio a nome proprio, cosicché della registrazione così illegittimamente effettuata può essere disposto il trasferimento al produttore, ai sensi dell’art. 6-septies CUP (nella specie: si trattava di marchi per fisarmoniche). ((Trib. Ancona, 14 ottobre 2008, Pres. Mogetta, Est. Betti, Gabbanelli Accordions & Imports L.L.C. c. Gabbanelli Ubaldo di Elio Gabbanelli, Aida 2010, Repertorio IV.3.4).

 

3.5 decadenza

Nel caso in cui la domanda di nullità di un marchio comunitario si basi, ai sensi dell’art. 52 co. 2 reg. CE n. 40/94, sull’esistenza di un diritto anteriore protetto da una norma di diritto nazionale (nella specie: diritto d’autore), sia l’UAMI che il Tribunale sono tenuti ad informarsi d’ufficio, con i mezzi che ritengono opportuni, sulla normativa nazionale dello stato membro interessato applicabile al caso di specie (Corte Giustizia UE 27 marzo 2014, in causa C-530/12, UAMI Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) c. National Lottery Commission, Aida 2014, Repertorio IV.3.5).

L’onere di utilizzazione del marchio “Motogiro” può essere assolto attraverso l’uso del segno “Motogiro d’Italia” (Trib. Firenze, Sezione IP, 13 ottobre 2010, Pres. Rados, Est. Delle Vergini, Dream Engine 2 c. Motoclub di Terni “Libero Liberati-Paolo Pileri”, Federazione Motociclistica Italiana, Aida 2011, Repertorio IV.3.5).

La volgarizzazione del marchio registrato, che ne comporta le decadenza, può essere accertata sulla base del notorio, e ne è indizio significativo anche il suo inserimento incondizionato nel vocabolario (nella specie è stato dichiarato decaduto il marchio Oscar registrato dall’associazione che organizza i premi Oscar USA dei film) (Trib. Roma, Sezione IP, 8 settembre 2008, Pres. Marvasi, Est. Dotti, Academy Motion Picture Arts and Sciences c. Salvatore Bugnatelli, Associazione Oscar della Musica, Elvino Echeoni, Mario Torosantucci, Aida 2009, Repertorio IV.3.5).

La mancata rinnovazione della registrazione di un marchio costituito dalla denominazione di un gruppo musicale (nella specie: i New Trolls) e lo scioglimento del relativo sodalizio non fanno necessariamente venir meno la memoria storica e la notorietà del gruppo: onde persiste l’interesse dei singoli componenti del medesimo a tutelare la sua denominazione storica contro i tentativi di appropriazione indebita della stessa da parte di terzi non autorizzati (Trib. Genova, ordinanza 4 dicembre 2007, Aida 2008, 1239/1).

Il marchio «Italia Online» non può dirsi entrato nel linguaggio comune e non è perciò da considerare volgarizzato, pur in presenza di alcuni riscontrati occasionali episodi di contraffazione (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/5).

Né lo sponsor del concorrente di una celebre competizione sportiva (nella specie, l’America’s Cup) né la società da esso controllata possono lamentare atti di concorrenza sleale confusoria o per appropriazione di pregi da parte di un’impresa che utilizzi nella propria carta intestata un noto segno figurativo utilizzato dal concorrente sponsorizzato (nella specie, il disegno di testa di leone stilizzata dell’imbarcazione Il Moro di Venezia): qualora questo segno sia stato inizialmente registrato come marchio dallo sponsor, e tuttavia non sia stato mai utilizzato successivamente alla conclusione della manifestazione sportiva e debba quindi considerarsi decaduto per non uso; ciò a maggior ragione qualora fra lo sponsor ed il successivo utilizzatore del segno nella carta intestata non sussista alcun rapporto di concorrenza, ed ancorché un rapporto concorrenziale sussista con la società controllata dallo sponsor (Trib. Venezia, ordinanza 1 ottobre 2001, Aida 2002, 858/1).

         Ad impedire la decadenza di un marchio è sufficiente anche l’uso di esso rivolto ad un settore ristretto di consumatori, purché quest’uso possegga il requisito dell’effettività, per essere quei consumatori anche i destinatari dei prodotti (nella specie, si è ritenuto che la decadenza di un marchio italiano per prodotti editoriali fosse evitata dalla distribuzione in Italia di ridotti quantitativi di pubblicazioni in lingua inglese recanti tale marchio, destinate a turisti stranieri in Italia e a studenti che intendono perfezionare la loro conoscenza della lingua inglese) (App. Milano, 8 maggio 2001, Pres. SERIANNI – Est. -MARESCOTTI – Casa Editrice Universo s.p.a., Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises Limited, Harlequin Enterprises BV, Gulf & Western, Aida 2002, Repertorio IV.3.5).

L’uso di un marchio (nella specie: registrato dalla società calcistica Internazionale FQ effettuato da un’impresa licenziataria sotto il costante controllo del titolare di esso per il mantenimento dello standard qualitativo evita il verificarsi della decadenza del marchio per mancato utilizzo dello stesso (Trib. Novara, 24 giugno 1996, Pres. BARELLI INNOCENTI, Est. MACCARRONE, Inter F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.5).

L’uso su materiale pubblicitario di un marchio depositato per la categoria delle pubblicazioni di vario genere è idoneo ad impedire la decadenza di tale marchio (Trib. Milano, 10 ottobre 1996, Pres. Est. PATRONE, Swatch s.a. c. Auri Editore Edizioni s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.5).

 

3.6 marchi di servizio

Quando il nome ed i colori, registrati anche come marchio, di una squadra di calcio siano ormai entrati a far parte del patrimonio collettivo per la loro notorietà, non costituisce contraffazione di marchio, concorrenza sleale e violazione della denominazione sociale l’uso che di tale marchio venga fatto da terzi nella diffusione di notizie, informazioni, prodotti (anche c.d. gadgets) che in qualche modo richiamano la squadra di calcio, con il solo limite della necessità per i terzi di introdurre una anche lieve differenziazione dei propri prodotti che consenta di non attribuirli o associarli alla società sportiva, intesa come società produttrice di servizi (Trib. Milano, 28 novembre 1994, Aida 1995, 337/1).

Quando l’agenzia fotografica cede all’effitore di un periodico i diritti relativi a fotografie che ritraggono una persona, la mancata formulazione di espresse ríserve o limitazioni da parte dell’agenzia non significa positiva affermazione del consenso della persona ritratta alla pubblicazione della sua immagine (App. Milano, 20 maggio 1994, Aida 1996, 377/3).

La cessione professionale della propria immagine comporta la previsione di un corrispettivo per ogni utilizzo commerciale della medesima: onde la pubblicazione non autorizzata di fotografie consuma gratuitamente il potenziale remuneratorio ad esse connesso, e causa un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante (App. Milano, 20 maggio 1994, Aida 1996, 377/2).

Il consenso prestato alla realizzazione dei servizi fotografici da parte di fotografi professionisti, al di fuori dell’ipotesi del ritratto eseguito su commissione, implica necessariamente il consenso alla diffusione di tali fotografie ed anche alla cessione dei relativi diritti economici nei limiti dell’attività propria e nota dei fotografi, ma non può essere inteso come esteso anche alla pubblicazione della fotografia su strumenti di vasta diffusione (nella specie alla pubblicazione di ritratti anche di nudo su periodici non di primo piano) (App. Milano, 20 maggio 1994, Aida 1996, 377/1).

 

3.7 marchi notori

La registrazione come marchio di una figura che riproduce tutti i caratteri tipici di un personaggio di fantasia protetto come opera dell’ingegno integra le ipotesi degli artt. 8.3 e 14.1 lett.c) cpi (Trib. Bologna, 1 febbraio 2013, G.I. Rossi, Aida 2014, 1620/2).

L’uso di un marchio notorio altrui per aprire un link sponsorizzato a nome di una società concorrente del titolare di tale marchio costituisce un illecito anzitutto per violazione dei diritti sul marchio altrui ex art. 20 cpi. e in secondo luogo anche per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. (Trib. Milano, Sezione IP, 11 marzo 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Win Rent s.p.a. c. Google Italia s.r.l., Aida 2010, Repertorio IV.3.7).

Ai fini dell’esistenza del fumus boni iuris in sede cautelare, la rinomanza di un marchio costituito da un domain name può ritenersi dimostrata in base alle comuni conoscenze indotte dalla pubblicità e dai giornali, nonché dalla diffusione di dischetti di accesso ad Internet da parte del provider titolare del segno (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003,  891/2).

Il marchio registrato Coveca usato per distinguere caffè gode di rinomanza ed è contraffatto dall’uso dei domain names covecacaffe.it e covecacaffe.com usati per distinguere siti contenenti inserzioni pubblicitarie (Trib. Genova, ordinanza 18 dicembre 2000, Giud. Vigotti, Covim s.p.a. c. Nuova Ediltecno di Pistarino, Aida 2003, Repertorio IV.3.7).

Quando seguiti a fornire i propri servizi a chi sfrutta illecitamente la notorietà di un marchio altrui nei propri domain names, pagine web e metatags l’ISP che ne sia stato reso indiscutibilmente edotto concorre nell’illecito di concorrenza sleale (Trib. Napoli, ordinanza 28 dicembre 2001, Aida 2003, 904/1).

Viola l’art. 1 co. 1 lett. c) l.m. chi adotta per i propri siti domain names identici ad un marchio famoso e totalmente estranei alla sua ragione sociale allo scopo di richiamare la clientela, collegando in qualche modo la propria attività a quella del titolare di questo marchio, e quindi di trarre indebitamente profitto dall’altrui rinomanza (Trib. Napoli, 19 febbraio 2002, Pres. Montella, Est. Certi, Compact Italia c. Intesa BCI s.p.a., Aida 2003, Repertorio IV.3.7).

L’adozione come insegna di un ristorante di un segno distintivo che riproduce il cuore di un marchio rinomato nel settore cinematografico, con l’aggiunta di elementi a loro volta diretti a suggerire l’idea della cinematografia, consente di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio imitato per pubblicizzare l’attività di ristorazione svolta, senza apprezzabile giustificato motivo, e costituisce quindi contraffazione del marchio stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. c l.m. (nella specie, il marchio imitato era costituito da uno scudo di forma gotica, non equiparabile, per foggia, ad uno specifico tipo di scudo conosciuto in araldica, sagomato nella parte superiore e attraversato da una fascia diagonale contenente la parola “Titanus”, ed il segno dell’imitatore era ad esso del tutto corrispondente, salvo che sulla fascia vi comparivano le parole “I Vitelloni” tra due bordi di puntini neri che facevano somigliare la fascia stessa ad una pellicola cinematografica) (Trib. Roma, 25 ottobre 2002, Giud. Iofrida, Titanus s.p.a. c. I Vitelloni).

3.8 marchi collettivi

Il titolare (nella specie, un ente pubblico territoriale) di un marchio collettivo consistente in una denominazione geografica (nella specie, relativa al territorio amministrato dall’ente pubblico), registrato per contraddistinguere i prodotti di qualità controllata caratteristici della zona ed il materiale di propaganda dei prodotti stessi, non può impedire l’utilizzazione della medesima denominazione all’interno di un DNS di un sito Internet contenente informazioni relative a servizi turistici e di propaganda di manifestazioni della zona: servizi che non sono affini ai prodotti per cui il marchio collettivo è stato registrato (Trib. Bolzano sezione di Brunico, 30 agosto 2003, Aida 2004, 988/2).

La disciplina relativa alla tutela allargata del marchio rinomato non vale per i marchi collettivi, che dunque non estendono il loro ambito di tutela di prodotti non affini (nella specie, il tribunale ha escluso che il titolare di marchio collettivo geografico, registrato per contraddistinguere i prodotti di qualità controllata caratteristici della zona ed il materiale di propaganda dei prodotti stessi, potesse impedire l’utilizzazione della medesima denominazione geografica all’interno di un DNS relativo ad un sito contenente informazioni relative a servizi turistici e di propaganda di manifestazioni della zona) (Trib. Bolzano sezione di Brunico, 30 agosto 2003, Aida 2004, 988/3).

 

3.9 contratti: v. IV..B

Qualora il regolamento di un concorso di bellezza preveda una serie di preselezioni locali lasciate all’iniziativa degli interessati ed una finale nazionale a cura dell’ente promotore, il marchio registrato da quest’ultimo per contraddistinguere il concorso (nella specie trattavasi di «Miss Mondina») può essere liberamente utilizzato dagli organizzatori delle selezioni locali sia perché acconsentito sia perché descrittivo ai sensi dell’art. 21 lett. b) cpi (Trib. Torino, Sezione IP, 15 ottobre 2010, Pres. Scotti, Est. Mascarello, Il Parco del Castello–Onlus c. Associazione Pro Loco di Tronzano Vercellese, Aida 2011, Repertorio IV.3.9).

 

3.10 fattispecie

La testata di una rivista è protetta in funzione della propria capacità di individuare l’opera ed in quanto connessa all’opera che ne assume la denominazione; la sua tutela è informata ai medesimi principi che disciplinano il marchio d’impresa; l’art. 100 l.a. appronta una tutela limitata alla sola ipotesi di riproduzione identica della testata, mentre l’art. 102 la estende anche all’imitazione della testata che sia idonea a creare confusione tra opere ed autori; la normativa degli artt. 100 e 102 l.a. mira ad escludere il rischio di confondibilità del prodotto editoriale da parte dell’utente; ed ai fini dell’intensità della tutela della testata assumono rilevanza il genere di appartenenza delle pubblicazioni, i contenuti, la presentazione grafica del prodotto, la categoria di lettori cui esso è destinato (Trib. Roma, ordinanza 27 aprile 2010, Pres. Marvasi, Est.  Cruciani, Musidea di Ridolfi Vincenzo & C. s.n.c. c. Il Musichiere s.c.a.r.l., Aurelia Spezzano, Aida 2012, Repertorio IV.3.10).

La testata di una rivista è protetta in funzione della propria capacità di individuare l’opera ed in quanto connessa all’opera che ne assume la denominazione; la sua tutela è informata ai medesimi principi che disciplinano quella del marchio d’impresa; l’art. 100 l.a. appronta una tutela limitata alla sola ipotesi di riproduzione identica della testata, mentre l’art. 102 la estende anche all’imitazione della testata che sia idonea a creare confusione tra opere ed autori; la normativa degli artt. 100 e 102 l.a. mira ad escludere il rischio di confondibilità del prodotto editoriale da parte dell’utente; ed ai fini dell’intensità della tutela della testata assumono rilevanza il genere di appartenenza delle pubblicazioni, i contenuti, la presentazione grafica del prodotto, la categoria di lettori cui esso è destinato (Trib. Roma, 18 maggio 2010, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Il Popolo s.r.l. c. Partito Politico della Democrazia Cristiana, Concretezza e Dialogo s.r.l., Angelo Sandri, Aida 2012, Repertorio IV.3.10).

Viola i diritti ex artt. 100 e 102 l.a. relativi alla testata Il Popolo propria del quotidiano edito sino dal 1923 l’uso della testata “Il Popolo” con sottotitoli in caratteri molto più piccoli “della Democrazia Cristiana” (Trib. Roma, 18 maggio 2010, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Il Popolo s.r.l. c. Partito Politico della Democrazia Cristiana, Concretezza e Dialogo s.r.l., Angelo Sandri, Aida 2012, Repertorio IV.3.10).

L’accertamento della confondibilità tra un marchio ed un titolo di pubblicazione periodica dev’essere effettuato in concreto, sulla base di una valutazione unitaria e sintetica sia dei segni distintivi utilizzati per contrassegnare i prodotti, sia del contesto in cui vengono utilizzati (Nel caso di specie è stata annullata la sentenza che aveva escluso la confondibilità tra il marchio “Barbie”, registrato per giocattoli ma anche per pubblicazioni periodiche, e il titolo “Corrierino di Barbara”, in quanto il Giudice di merito non ha proceduto a tale comparazione di sintesi e non ha verificato se i contrassegni in conflitto avessero o meno la medesima portata evocativa della rinomata bambola prodotta dalla Mattel) (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2008 n. 6193, Pres. De Musis, Est. Nappi, Mattel inc, Mattel s.r.l. c. Edigamma, Aida 2009, Repertorio III.3.10).

La duplicazione illecita di un programma per elaboratore da parte di un rivenditore di hardware comporta anche la contraffazione dei marchi del software contraffatto, che compaiono nelle immagini visualizzate sullo schermo del computer durante l’uso del programma (Trib. Udine, 29 aprile 2004, Aida 2004, 1008/1).

Il marchio «Italia Online» per servizi di informazione telematici è valido, ancorché debole, in quanto la combinazione dei due termini generici acquisisce un significato che esprime un concetto nuovo in forma arbitraria, già originariamente dotata di capacità distintiva, e successivamente rafforzata dall’uso e dalla pubblicità (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/4).

Il marchio «Italia Online» non può dirsi entrato nel linguaggio comune e non è perciò da considerare volgarizzato, pur in presenza di alcuni riscontrati occasionali episodi di contraffazione (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/5).

Il prevalente uso dell’acronimo «IOL» da parte del titolare del marchio «Italia Online» non fa venir meno la contraffazione di chi utilizzi un segno identico a quest’ultimo, comunque usato dal titolare legittimo in via telematica e pubblicitariamente (Trib. Brescia, ordinanza 30 novembre 2000, Aida 2003, 891/6).

Il marchio debole “The Charming Hotels” per servizi alberghieri non è contraffatto dal domain name “charming-rome-hotels.com” utilizzato per i medesimi servizi (Trib. Roma, 27 marzo 2002, Giud. Iofrida,  International Hospitality Management s.p.a. c. Travel In Reservetion Service s.r.l., Aida 2003, Repertorio IV.3.10).

L’adozione come insegna di un ristorante di un segno distintivo che riproduce il cuore di un marchio rinomato nel settore cinematografico, con l’aggiunta di elementi a loro volta diretti a suggerire l’idea della cinematografia, consente di trarre un indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio imitato per pubblicizzare l’attività di ristorazione svolta, senza apprezzabile giustificato motivo, e costituisce quindi contraffazione del marchio stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. c l.m. (nella specie, il marchio imitato era costituito da uno scudo di forma gotica, non equiparabile, per foggia, ad uno specifico tipo di scudo conosciuto in araldica, sagomato nella parte superiore e attraversato da una fascia diagonale contenente la parola “Titanus”, ed il segno dell’imitatore era ad esso del tutto corrispondente, salvo che sulla fascia vi comparivano le parole “I Vitelloni” tra due bordi di puntini neri che facevano somigliare la fascia stessa ad una pellicola cinematografica) (Trib. Roma, 25 ottobre 2002, Giud. Iofrida, Titanus s.p.a. c. I Vitelloni, Aida 2003, Repertorio IV.3.10).

Quando un’impresa diffonde via Internet un messaggio pubblicitario che usi illecitamente un marchio altrui senza il consenso del suo titolare, il giudice delegato investito ex art. 63 I.m. può inibire l’ulteriore uso del marchio in questione, e disporre la pubblicazione dell’ordinanza su quotidiani ed anche sul sito Internet del ricorrente, per un determinato tempo, a cura del ricorrente ed a spese del resistente (Trib. Genova, ordinanza 23 gennaio 1997, Aida 1997, 485/1).

 

3.10.1 titolo, testata, rubrica

Il titolo dell’opera dell’ingegno è protetto non in virtù del suo carattere creativo, ma per la sua attitudine distintiva (Trib. Bologna, Sezione IP ordinanza 14 dicembre 2009, Dott. Sbariscia, Madison Italia s.r.l. c. Claudio Casari, Luciano Cicoria, Elina Barkanova, Aida 2012, Repertorio IV.3.10.1).

Nella valutazione della confondibilità del titolo, occorre considerare in concreto il prodotto editoriale, in relazione al contenuto, alla presentazione grafica delle testate, al formato della impaginazione, alle rubriche (Trib. Bologna, Sezione IP ordinanza 14 dicembre 2009, Dott. Sbariscia, Madison Italia s.r.l. c. Claudio Casari, Luciano Cicoria, Elina Barkanova, Aida 2012, Repertorio IV.3.10.1).

La diffusione di una nuova rivista dal titolo Dimagrire ed un’operazione di ingente lancio pubblicitario della medesima ad opera di una casa editrice conosciuta per altre pubblicazioni rinomate di carattere divulgativo-scientifico sul benessere e la salute psicofisica possono contribuire a conferire capacità distintiva al titolo Dimagrire: e viola l’art. 100 l.a. l’utilizzo, come titolo di una rivista concorrente, della medesima parola “dimagrire” accompagnata dall’avverbio “come” scritta in caratteri più piccoli e di diverso colore (App. Milano, Sezione IP, 11 gennaio 2011, Pres. Todaro, Est. Zoia, Top Salute s.r.l. c. Edizioni Riza s.p.a., Aida 2011, Repertorio IV.3.10.1).

Gli artt. 100 e 102 l.d.a. sono applicabili anche quando il titolo-testata da tutelare è registrato come marchio (nella specie si trattata del titolo “Barbie” per una rivista dedicata all’omonima bambola) (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2008 n. 6193, Pres. De Musis, Est. Nappi, Mattel inc, Mattel s.r.l. c. Edigamma, Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

La testata di una rivista è meritevole di tutela ex lege 633/1941 qualora abbia efficacia individualizzante (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 aprile 2008, G.D. Dotti, Class Editori s.p.a. c. Tattilo Editrice s.p.a., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

La testata “Case & Country” non è segno forte ma debole: e non è protetta contro l’utilizzo altrui delle testate “Arredo Country” e rispettivamente “La mia casa country” (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 aprile 2008, G.D. Dotti, Class Editori s.p.a. c. Tattilo Editrice s.p.a., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

E’ lecito l’uso di un titolo di opera dell’ingegno elaborato in termini parodistici (con apparente richiamo al titolo dell’opera parodiata ma al fine di contrapporvisi, in senso comico-burlesco per significato), in quanto l’agganciamento all’opera altrui, pur di tipo latamente parassitario, non è concorrenziale e dunque non le sottrae mercato, a causa dell’intrinseca contrapposizione dei contenuti delle distinte opere (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 23 giugno 2008, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, G.R.H. s.p.a. c. Newton Compton Editori s.r.l., Newton Compton Editori 1969 s.r.l., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

Il segno “Il Gambero rosso” è notorio (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 23 giugno 2008, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, G.R.H. s.p.a. c. Newton Compton Editori s.r.l., Newton Compton Editori 1969 s.r.l., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

La tutela del titolo nell’opera dell’ingegno è informata agli stessi principi che disciplinano quella del marchio d’impresa (Trib. Roma, Sezione IP ordinanza 8 settembre 2008, Pres. Maravasi, Est. Iofrida, Class Editori s.p.a. c. Tattilo Editrice s.p.a., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

Il titolo della rivista Case & Country inizialmente descrittivo ha acquistato con il tempo una forte capacità individualizzante in virtù dell’uso e di una campagna pubblicitaria che ha creato un collegamento tra titolo e prodotto ed ha comportato un secondary meaning della testata: ed è protetto contro l’uso della testata “Arredo country” per una rivista del medesimo genere (Trib. Roma, Sezione IP ordinanza 8 settembre 2008, Pres. Maravasi, Est. Iofrida, Class Editori s.p.a. c. Tattilo Editrice s.p.a., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

La tutela del titolo dell’opera dell’ingegno è informata agli stessi principi che disciplinano quella del marchio d’impresa (Trib. Roma, Sezione IP, 9 settembre 2008, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Foto Edizioni s.r.l. c. Edizioni Play Press s.r.l., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

La testata “Puzzle per tutti” adottata per una rivista periodica di giochi, quiz, cruciverba ed altri passatempi, è descrittiva del contenuto del prodotto, ha modesta capacità individualizzante, e non può essere tutelata, per mancanza di confondibilità, contro la testata “puzzle x tutti”, in cui la preposizione “per” è costituita da un’asta che si incrocia con una matita: tanto più che questo elemento della testata “convenuta” è ripetuto all’interno della rivista ed utilizzato per contrassegnarne varie rubriche, e che l’utente medio del genere editoriale è generalmente fidelizzato al prodotto ed appare in grado di distinguere le pubblicazioni (Trib. Roma, Sezione IP, 9 settembre 2008, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Foto Edizioni s.r.l. c. Edizioni Play Press s.r.l., Aida 2009, Repertorio IV.3.10.1).

Mentre l’art. 100 l.a. appronta una tutela minimale, limitata alle ipotesi di pedissequa riproduzione del titolo dell’opera dell’ingegno su altra opera, che investe il titolo come accessorio della stessa, l’art. 102 l.d.a. riguarda tutti i segni distintivi dell’opera dell’ingegno, tra cui la testata, e qualifica come atto vietato ai sensi dell’art. 2598 c.c. l’utilizzazione confusoria degli elementi esterni dell’opera medesima, essendo posto a protezione dell’impresa editoriale contro atti diretti a sviare la clientela a favore di iniziative imitative dell’assetto editoriale altrui (Trib. Roma, 14 febbraio 2006, Giud. Izzo, Europublishing s.r.l., Fotoedizioni s.r.l. c. Edizioni Play Press s.r.l., Aida 2008, Repertorio IV.3.10.1).

La tutela del titolo ai sensi degli artt. 100 e 102 l.a. è condizionata alla capacità distintiva del medesimo, che può anche venire acquisita in virtù dell’uso che se ne faccia, in particolare attraverso una pubblicità particolarmente intensa, e nella valutazione di essa si deve tener conto del tipo di opera cui il titolo si riferisce, considerando anche l’affollamento del settore editoriale nel quale l’opera si inserisce ed il fatto che si tratti di opera seriale oppure unica, in quanto è più facile che un titolo descrittivo determini nel lettore una costante associazione tra titolo ed opera, se il settore editoriale di riferimento non è affollato o se si tratta di un’opera seriale (nel caso di specie, si è escluso che fossero dotati di carattere distintivo originario i titoli “Quiz Puzzle”, “Giochi Enigmistici” e “Giochi Puzzle” per pubblicazioni di enigmistica, e si è parimenti escluso che fosse stata idonea a determinare l’acquisizione di tale carattere la mera diffusione protratta nel tempo di dette pubblicazioni) (Trib. Roma, 14 febbraio 2006, Giud. Izzo, Europublishing s.r.l., Fotoedizioni s.r.l. c. Edizioni Play Press s.r.l., Aida 2008, Repertorio IV.3.10.1).  

Il titolo non è protetto come bene autonomo (in quanto non è di per sé un’opera dell’ingegno, anche se frutto di un pensiero originale), ma riceve tutela solo in quanto individui l’opera della quale rappresenti il segno distintivo (Cass. 24 luglio 2006 n. 16888, Pres. Losavio, Est. Morelli, F.C. c. ESI, Aida 2008, Repertorio IV.3.10.1).

La protezione del titolo dei periodici di cui all’art. 100 l.a. comporta il divieto per l’editore stesso, od altro terzo soggetto, di utilizzare il titolo dell’opera cessata per il periodo di due anni dalla cessazione della pubblicazione del periodico stesso (Cass. 24 luglio 2006 n. 16888, Pres. Losavio, Est. Morelli, F.C. c. ESI, Aida 2008, Repertorio IV.3.10.1).

E’ insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, secondo la quale una certa dicitura costituisce parte integrante del titolo di un periodico (nella specie: TV Sette Corriere della Sera), così differenziandolo sufficientemente dal titolo di un periodico preesistente (Nella specie: Tele Sette) (Cass. 26 gennaio 2006 n. 1636, Aida 2007, 1135/1).

Il titolo di un’opera editoriale può godere anche della tutela prevista in tema di marchi, a condizione che non identifichi una singola opera dell’ingegno ma si configuri come titolo di un periodico e dunque di una pluralità di pubblicazioni (Trib. Milano, sez. IP, ordinanza 12 giugno 2004, Pres. Tarantola, Est. De Sapia, Marino Parisotto, Excess Fashion s.r.l. e Guja Immobiliare 2002 SA c. Fondazione Pitti Immagine Discovery, Edizioni Charta s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.3.10.1).

Il titolo di un’opera può ricevere protezione sia dalla legge sul diritto d’autore come opera dell’ingegno sia dalla legge marchi come prodotto di un’organizzazione imprenditoriale (Trib. Roma, ordinanza 28 novembre 2004, G.D. Iofrida, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2005, Repertorio IV.3.10.1).

Ad impedire la decadenza di un marchio è sufficiente anche l’uso di esso rivolto ad un settore ristretto di consumatori, purché quest’uso possegga il requisito dell’effettività, per essere quei consumatori anche i destinatari dei prodotti (nella specie, si è ritenuto che la decadenza di un marchio italiano per prodotti editoriali fosse evitata dalla distribuzione in Italia di ridotti quantitativi di pubblicazioni in lingua inglese recanti tale marchio, destinate a turisti stranieri in Italia e a studenti che intendono perfezionare la loro conoscenza della lingua inglese) (1) (App. Milano, 8 maggio 2001, Pres. SERIANNI – Est. -MARESCOTTI – Casa Editrice Universo s.p.a., Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises Limited, Harlequin Enterprises BV, Gulf & Western, Aida 2002, Repertorio IV.3.10.1).

Nel conflitto tra marchi che contrassegnano prodotti editoriali, gli stessi non possono che essere valutati, oltre che nell’aspetto fonetico, in quello figurativo e grafico, poiché essi si presentano per essere visti e riconosciuti dal consumatore, che li ricerca e li individua con una selezione prevalentemente visiva (2) (App. Milano, 8 maggio 2001, Pres. SERIANNI – Est. -MARESCOTTI – Casa Editrice Universo s.p.a., Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises Limited, Harlequin Enterprises BV, Gulf & Western, Aida 2002, Repertorio IV.3.10.1).

Non interferiscono tra loro due marchi di prodotti editoriali contenenti la medesima componente denominativa, quando la confondibilità tra essi risulti esclusa sia dalla strutturale diversità dei contenuti delle pubblicazioni rispettivamente contraddistinte dai marchi in conflitto e dalla relativa diversità dell’organizzazione della struttura imprenditoriale, sia dalla circostanza che l’elemento denominativo comune assumeva, nei rispettivi contesti in cui è usato, significati diversi (nella specie, è stata esclusa l’interferenza tra due marchi contenenti entrambi la parola “Silhouette”, usati rispettivamente per contraddistinguere una collana di romanzi rosa, e una rivista periodica che si occupa di linea, bellezza, benessere e alimentazione) (3) (App. Milano, 8 maggio 2001, Pres. SERIANNI – Est. -MARESCOTTI – Casa Editrice Universo s.p.a., Tre D Editoriale s.p.a. c. Harlequin Enterprises Limited, Harlequin Enterprises BV, Gulf & Western, Aida 2002, Repertorio IV.3.10.1).

L’uso quale titolo per un periodico del segno «forza Bologna» interferisce ex art. 1 co. 1 lett. c) con il diritto sul marchio della nota società calcistica, il quale almeno in ambito regionale gode di rinomanza (1) (Trib. Bologna, decreto 1 febbraio 2001,  Giud. FERRO – Bologna F.C. 1909 s.p.a. c. Grafica San Matteo s.r.l., Aida 2002, Repertorio IV.3.10.1).

Risolto ex art. 135 l.a. il contratto di edizione di un’opera collettiva, l’autore di quest’ultima può riutilizzarne il titolo per un’opera successiva, ove reimpieghi il proprio lavoro precedente, eventualmente rielaborandola (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/8).

Un sito del world wide web può essere equiparato ad una rivista o ad altra pubblicazione del tipo cartaceo classico, con una home page identica alla copertina, il domain name assimilabile al nome della testata, e le ulteriori pagine del sito identiche alle pagine che si sfogliano in una rivista cartacea: e così come si chiede la tutela del nome identificativo della testata invocando l’originalità del termine, il suo uso pregresso e quant’altro, in modo identico deve potersi fare con riguardo al nome utilizzato per accedere al world wide web. (Trib. Viterbo, ordinanza 24 gennaio 2000, Aida 2001, 756/1)

L’editore di una rivista che distribuisca con essa una registrazione di un’interpretazione caduta in pubblico dominio può usare il titolo della relativa opera ed indicare il nome e pubblicare una fotografia dell’artista che l’ha interpretata, quando ciò avvenga non a fini pubblicitari della rivista ma a fini distintivi della registrazione che essa distribuisce, per un’esigenza pubblica di informazione e senza pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro dell’artista (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 640/2).

L’attribuzione ad una canzone del medesimo titolo di una composizione drammatico‑musicale preesistente viola l’art. 100 I.a. (Trib. Milano, 26 febbraio 1998, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, Disco Più s.r.l. c. FMA Edizioni Musicali s.r.l., Marangoni s.r.l., Antonio Teocoli, Aldo Marangoni, Maurizio Molella, Filippo Carmeni, Tornado Edizioni s.r.l., Abramo Allione Edizioni Musicali s.r.l., Aida 1998, Repertorio IV.3.10.1).

La pubblicazione editoriale di una testata contenente un segno successivamente registrato come marchio, risolvendosi in pubblica divulgazione e diffusione sul territorio nazionale di detto segno con carattere di novità e priorità editoriale, costituisce ipotesi di preuso di fatto, idoneo come tale a far retrodatare e retroagire la tutela del segno, ai fini di un suo utilizzo esclusivo, sino al momento della prima apparizione (Trib. Monza ordinanza 15 aprile 1997, Pres. LAPERTOSA, Est. LAMANNA, New Sounds s.r.l. c. Gruppo Editoriale Futura s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.10.1).

Costituisce illecito ex art. 2043 c.c. per violazione dell’art. 100 l.a. e del diritto all’identità personale dell’effitore del Foro italiano l’uso del segno «foroit» quale domain name di un sito su Internet (Trib. Modena, ordinanza 23 ottobre 1996, G.D. PALMIERI, Il foro italiano s.r.l. c. Tiziano Solignani, Aida 1996, Repertorio IV.3.10.1).

L’opera dell’ingegno, intesa come opus unicum a prescindere dai vari esemplari che ne costituiscono il materiale supporto di riproduzione, non è suscettibile di per sé di recare un marchio, ma semmai è caratterizzata da un titolo postovi dal suo autore (Trib. Torino, ordinanza 20 settembre 1996, Aida 1997, 470/3).

Quando un fenomeno sportivo (nella specie: le vicende sportive della squadra di calcio dell’Inter) è antecedente al sorgere di diritti di marchio sul nome di tale fenomeno, questi diritti non possono essere invocati per impedire che soggetti non autorizzati adottino per pubblicazioni dedicate a tale fenomeno titoli evocanti il fenomeno medesimo (nella specie: la testata Super Inter) [fattispecie decisa sulla base del testo della legge marchi anteriore alla riforma del 1992] (Trib. Milano, 29 maggio 1995, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.10.1).

Il titolo dei periodici può essere registrato come marchio (Trib. Milano, 29 maggio 1995, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, F.C. Internazionale Milano s.p.a., Nerazzurra s.r.l., A. Paleari s.r.l. c. Forte Editore s.r.l., Aida 1997, Repertorio IV.3.10.1).

La testata di una rivista può essere registrata come marchio (Pret. Roma, 21 gennaio 1991, Aida 1992, 28/1).